Залог интеллектуальной собственности действующий способ использования интеллектуальной собственности

Сохранить, защитить, заложить: как управлять интеллектуальной собственностью

ФАС и Роспатент: общение с госорганами в 2021 году

В период пандемии на фоне общего уменьшения потока обращений в ФАС по признакам недобросовестной конкуренции количество возбужденных дел и принятых решений по фактам нарушений с использованием интеллектуальной собственности сократилось крайне незначительно, рассказала Яна Склярова, заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС.

Значительная часть конфликтов – в интернете. В этой сфере часто используются знакомые способы недобросовестной конкуренции, например, дискредитация или введение в заблуждение. Но чаще всего сайты зарегистрированы на физических лиц, что исключает возможность рассмотрения дела антимонопольным органом. «Эта проблема может быть устранена, если в ходе расследования выявится, что указанный в качестве администратора сайта гражданин является единоличным исполнительным органом либо иным образом состоит в группе лиц с предполагаемым ответчиком – кем-либо из заинтересованных участников рынка», – объяснила Склярова. Случаи, когда сайт зарегистрирован на гендиректора компании или сотрудника, случались неоднократно, подчеркнула Склярова, а вот факты регистрации таких «сомнительных» сайтов на имя юридических лиц встречались всего пару раз.

Еще одно распространенное нарушение в интернете – мимикрия под чужой сайт либо различные способы незаконного использования на интернет-странице чужой интеллектуальной собственности. Например, товарных знаков или иных средств и фирменного стиля, позволяющих вводить клиентов и потребителей в заблуждение.

В ответ на распространенную претензию о якобы незаконном использовании на сайте товарных знаков следует напомнить, что такое их использование для информирования покупателя признается допустимым судебной практикой и антимонопольным органом.

Наталья Полианчик, генеральный директор IPCodex, детализировала вопросы нарушения интеллектуальных прав в Сети, дала ряд рекомендаций по выявлению и устранению нарушений и посоветовала несколько сервисов, которые могут помочь с этим (IPChain, n’RIS, Co-Fi). А Сергей Левин, руководитель юридической службы «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», продолжил тему антимонопольного регулирования и обсудил с участниками конференции практику ФАС в сфере антимонопольного импорта.

В прошлом году антимонопольная служба вынесла два знаковых решения в отношении Daimler A.G. и KYB Corporation. Обе компании – правообладатели, которые необоснованно отказывали в использовании товарных знаков неавторизованным автодилерам, рассказал эксперт. Антимонопольщики решили, что правообладатель ограничивает доступ потребителей к определенным товарам, а следовательно, злоупотребляет своим правом на товарный знак. «Но есть ли в этом случае ограничение конкуренции, а если его нет – в чем проявляется то самое негативное влияние на конкуренцию и нет ли необходимости объяснить более детально, в чем оно проявляется?» – задался вопросом Левин.

Дмитрий Марканов, управляющий партнер Patentus Patentus Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (включая споры) × , рассказал, как происходит взаимодействие с чиновниками из Роспатента. Долгие годы они вели себя непоследовательно и отвергали ссылки на предшествующую практику, нарушая тем самым «доктрину разумных ожиданий». «Они говорили: каждый раз – как в казино. Вы же не обязаны всегда выигрывать», – рассказал эксперт.

Сейчас такое поведение Роспатента ограничивает Суд по интеллектуальным правам, который нередко встает на защиту правообладателей. Так, Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Алтайский стандарт», сославшись на то, что уже есть товарный знак «Алтайский мед». Заявитель же обратил внимание, что в реестре уже есть целых семь «алтайских» товарных знаков. СИП пресек непоследовательность чиновников (дело № СИП-645/2019).

Предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти. Я однозначно за правовую определенность.

Судебная практика: превентивные иски и маленькие компенсации

Важную часть любой конференции «Право.ru» составляет обсуждение судебной практики. Партнер Lidings Lidings Федеральный рейтинг. группа Фармацевтика и здравоохранение группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) 16 место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 27 место По выручке × Борис Малахов рассказал, как защитить свои права в суде. Первый способ – иск об уже случившемся нарушении права. Чтобы добиться такого запрета, вы должны доказать, что нарушения продолжаются, рассказал эксперт. «Если в ходе рассмотрения спора ответчик прекратил использовать обозначения, суд может отказать в иске, указав, что абстрактные требования недопустимы», – рассказал юрист. Малахов рекомендует всегда дополнять подобные иски дополнительными основаниями, например, небольшой компенсацией или публикацией информации о нарушении. Особенно сложно убедить суды московского округа в том, что требования не являются абстрактными.

Эксперт напомнил, что защитить свою позицию можно и с помощью иска об угрозе нарушения. Выиграть такие споры сложнее, чем более привычным иски об уже случившемся нарушении. Первые успешные примеры есть в сфере фармацевтики – зарубежные компании доказали, что получение разрешительной документации в Минздраве на дженерики создает угрозу для обладателя патента.

Отдельный иск об угрозе нарушения прав фактически заменяет собой обеспечительные меры.

Cтарший партнер Versus.legal Versus.legal Федеральный рейтинг. группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (включая споры) Профайл компании × Александра Курдюмова проанализировала, как суды рассматривают иски о компенсации за нарушение исключительных прав. Чаще всего просят компенсацию в твердой сумме, но именно по таким искам суды чаще всего ее снижают, рассказала эксперт: в 30% споров суд взыскал минимальную компенсацию в 10 000 руб. Проще заявить расчетную компенсацию, но стоимость товаров может быть сложно доказать. Эксперт советует обращаться в полицию или прокуратуру – они могут запросить информацию об объеме торговли непосредственно у ответчика. Повлиял на ситуацию Конституционный суд, рассказала Евгения Ветошникова, руководитель юридического отдела SONY Electronics. В своем прошлогоднем постановлении № 40-П определил, что компенсация не должна носить «штрафной» характер и служить для обогащения истца.

Значительная часть результатов интеллектуальной деятельности создают сотрудники больших предприятий, рассказал Андрей Паршин, партнер ELLADI ELLADI Федеральный рейтинг. × . На примере дела № СИП-229/2020 он рассказал: в некоторых, но все же редких случаях у работников все-таки получается защитить свои права. В этом деле работник предоставил доказательство тому, что РИД был создан до того, как он устроился на работу. Как решил СИП, сам факт наличия трудовых отношений еще не говорит о том, что все результаты будут принадлежать работодателю.

Тему продолжила Виктория Меркудинова, директор Althaus Legal Althaus Legal Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения Профайл компании × . Эксперт рассказала о трудностях определения авторства компьютерной программы и предложила способы передачи исключительного права. Можно использовать договор авторского заказа, еще один способ – договор об отчуждении исключительного права. А при создании служебных произведений, по словам Меркудиновой, работодателю помогут служебное задание, должностные инструкции и параметры трудового соглашения с работником. Но и без этих документов можно справиться, например, с помощью служебной переписки.

Старший юрист компании Зуйков и партнеры Зуйков и партнеры Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (включая споры) 21 место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 45 место По выручке Профайл компании × Роман Ларшин раскрыл для участников современную практику борьбы с «киберсквоттингом» в доменных спорах, а старший юрист Eversheds Sutherland Eversheds Sutherland Федеральный рейтинг. группа Экологическое право группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Антимонопольное право (включая споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Природные ресурсы/Энергетика группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) группа Банкротство (включая споры) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) Профайл компании × Алексей Дарков рассказал про учет лицензионных платежей в таможенной стоимости. Проблема серьезная, заявил эксперт: на нее обратила внимание Счетная палата, которая не досчиталась порядка 98 млрд руб. лицензионных платежей в 2020 году. Дарков ожидает, что в ближайшее время таможенники будут уделять этому вопросу особое внимание и компаниям придется отстаивать свою позицию в судах.

Сессию о судебной практике закрыл своим выступлением Роман Скляр, управляющий партнер, ЮФ Интеллектуальный капитал Интеллектуальный капитал Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) × : он рассказал об уголовной практике в сфере интеллектуальной собственности. В уголовном кодексе есть сразу четыре статьи (146, 147, 180 и 183), за которые можно привлечь к уголовке.

На самом деле все эти преступления направлены против экономической деятельности. Привлекают в основном не за присваивание авторства, а за незаконное использование авторского права.

Но, как правило, по этим составам судят в совокупности с мошенничеством, незаконным предпринимательством и другими статьями УК. Скляр на примерах из практики рассказал, какие приговоры суды выносят по подобным делам.

Сделки: сохранить, продать, заложить

Юлия Сычева, директор по юридическим вопросам Viacom, которой принадлежит больше 300 телеканалов и 150 000 единиц контента, рассказала, как в компании ведется учет и управление торговыми марками и объектами авторского права. В холдинге есть одна компания, которая владеет всей интеллектуальной собственностью других фирм по всему миру. Есть еще и департамент по управлению правами и автоматизированная система, в которой есть сведения о всех ОИС. Ею могут пользоваться юристы «дочек» по всему миру. По словам Сычевой, это позволяет эффективно использовать права, принадлежащие холдингу.

О преимуществах создания единого портфеля и его консолидации в одной компании говорила и Надежда Курдюкова, начальник юридического отдела «Маши и Медведя». Это позволяет легче управлять компанией и минимизировать налоги. Но могут возникнуть вопросы по размыванию налоговой базы – юрист посоветовала не забывать про соответствующие требования ОЭСР.

Ксения Бычкова, руководитель направления правовой поддержки Games & Esports Mail.Ru Group, обсудила с участниками конференции Due Dilligence интеллектуальной собственности. Это нужно, чтобы определить стратегию развития и монетизации объектов, выявить риски, связанные с IP-активами компании и, исходя из результатов проверки, понять, как защищать свои права. «При сборе информации, особенно когда речь идет о приобретении IP-актива, мы проводим собственное расследование и проверяем открытые источники информации на предмет тех объектов, которые контрагент не включил в пакет», – рассказала эксперт. И часто выясняется, что контрагенты забывают – зачастую случайно – включить один из активов в периметр сделки. Потому что они не проводят собственный «дьюдил».

Развила тему покупки стартапов и сделок M&A Анна Войцехович, директор департамента корпоративного права МТС. Компания проводит IP-аудит, рассказала Войцехович, потому что это «минное поле»: неправильно посчитанная цена проекта и отсутствие перспектив роста ставит крест на сделках. При покупке уже состоявшихся компаний проверка проводится полная, она длится несколько месяцев. Проще со стартапами, за которыми стоит только «классная идея» – но «дьюдил» все равно нужен. «Если у них не будет KPI, программный продукт «не полетит». Только он может замотивировать, больше ничего», – утверждает Войцехович. Кроме того, все сделки содержат соглашение о конфиденциальности – так спокойнее обеим сторонам.

От обсуждения покупок эксперты перешли к особенностям залога нематериальных активов. «На протяжении последних пяти лет к нам стали обращаться как правообладатели, так и кредиторы, чтобы отдать или взять в залог интеллектуальную собственность», – рассказал Сергей Медведев, партнер юрфирмы Городисский и Партнеры Городисский и Партнеры Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) × . В 2020 году по данным Роспатента случилось 140 таких сделок с регистрируемыми объектами ИС. Эксперт раскрыл основные тонкости подобных соглашений.

«Засада» – в механизме взыскания. Ведь исключительное право – это не вещь, оно остается на залогодателе, и в процессе обращения взыскания только он может распорядиться правом.

Но взыскание не единственный риск. Возможно также обесценивание предмета залога или даже полная его утрата, ведь правообладатель может отказаться от своего права, например, на товарный знак. Поэтому стоит указывать в договоре, что кредитор не вправе так поступать, советует Медведев.

Закрыла 7-часовую конференцию своим выступлением Анастасия Андросова, руководитель отдела международной работы Почты России. Юрист рассказала про модификацию компьютерных программ и дала практические советы по заключению соглашений с разработчиками. Так, стоит зафиксировать, что с момента создания результата работ исключительное право на него принадлежит заказчику. И на использование РИД нужно обязательно получить явное согласие – без него такое действие будет незаконным.

Источник

4science: Кредиты под залог интеллектуальной собственности — для МСП и не только. Часть I

Часть 1: как механизм работает в России, что можно отдать банку в качестве обеспечения ссуды, кто может получить кредит и кому положена субсидия

На конференциях, затрагивающих интересы технологического предпринимательства в России, регулярно обсуждается кредитование под залог интеллектуальной собственности (ИС), в частности, патентных прав. Очередной виток интереса к этой теме вызван последними государственными инициативами.

В частности, с 15 мая 2019 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут получить субсидии на возмещение расходов по кредитам, полученным под залог ИС. Схема субсидирования определена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 533 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение расходов, связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность».

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидии на возмещение расходов по кредитам, полученным под залог интеллектуальной собственности.

Благодаря субсидиям, кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность должны стать более доступными для субъектов МСП, говорится в документе. 4science разбирается, как получить кредит под залог патентных прав и как оформить субсидию.

Общая схема кредитования под залог ИС

Прежде чем говорить о том, как получить субсидию, стоит понять общую схему кредитования под залог интеллектуальной собственности в России.

Чтобы получить такой кредит, нужно сделать два шага: во-первых, зарегистрировать права на результаты интеллектуальной деятельности (например, получить патент на изобретение), а во-вторых, оценить стоимость этих прав. После этой подготовительной работы уже можно заключать кредитный договор с банком.

Что произойдет с заложенной интеллектуальной собственностью, если предприниматель не сможет погасить кредит? В этом случае банк получит всю полноту или часть прав на ИС и сможет реализовывать их любым способом по своему усмотрению: продавать, лицензировать, вносить в уставной капитал.

Залог прав на результаты своей интеллектуальной деятельности (РИД) — чуть ли не единственная возможность для технологических стартапов и наукоемкого бизнеса получить кредит на развитие бизнеса, поскольку зачастую у таких предприятий на начальном этапе нет никакой собственности, способной выступить в качестве обеспечения ссуды: ни недвижимости, ни производственных мощностей. Начинающие предприниматели владеют только идеями: научными разработками, изобретениями, технологическими решениями. Отдав патенты в качестве обеспечения по кредиту, на полученные от банка средства предприниматели смогут сделать те самые капитальные вложения: закупить станки, найти помещение, нанять персонал.

«У крупных предприятий, как правило, в собственности есть более традиционные, более ликвидные с точки зрения банков активы: недвижимость, земля, оборудование, — комментирует Григорий Ивлиев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). — И с точки зрения организации процесса крупным предприятиям быстрее и выгоднее получить кредит именно под залог таких активов. Другое дело, если речь идет о стартапе, основанном энтузиастами, или небольшой фирме, работники которой встречаются в коворкинге, а то и вовсе связываются друг с другом через интернет. Часто бывает, что даже при стабильно налаженных производственных процессах интеллектуальная собственность субъектов МСП — их основной актив».

«Часто бывает, что даже при стабильно налаженных производственных процессах интеллектуальная собственность субъектов МСП — их основной актив», — Григорий Ивлиев, руководитель Роспатента.

Несмотря на то, что российское законодательство предусматривает кредитование под залог ИС, начинающие технологические предприниматели практически не используют эту возможность. Отчасти потому, что боятся риска потерять заложенные права на РИД из-за высоких процентных ставок.

Однако недавно появился шанс на позитивные изменения: теперь малые и средние российские предприниматели могут получить государственную субсидию на возмещение части затрат на такой кредит.

Что можно отдать банку в качестве залога

Чтобы использовать ИС в качестве залога по кредиту, ее нужно зарегистрировать соответствующим образом в Роспатенте. «Если вы хотите получить кредит, у вас должны быть охранные документы, подтверждающие ваши исключительные права на РИД или средства индивидуализации, — комментирует руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. — Возможность получить кредит — еще один важный довод в пользу патентования».

В качестве залога по кредиту может быть отдана интеллектуальная собственность, на которую оформлены исключительные права. Их залог регулирует статья 358.18 ГК РФ. «Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (п. 1 статьи 1225 ГК РФ) могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение», — уточняет заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Михаил Жамойдик.

При этом субсидирование кредита для МСП под залог ИС четко регламентировано. «Положения Правил распространяются на ограниченный круг объектов интеллектуальной собственности», — обращает внимание эксперт. Они перечислены в пункте 3 Правил: это зарегистрированные в Роспатенте изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, а также селекционные достижения, которые зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по селекционным достижениям, используются в деятельности заемщика и исключительные права на которые принадлежат заемщику, либо зарегистрированные в Роспатенте товарные знаки в совокупности с иными объектами интеллектуальной собственности, указанными выше.

В залог банку можно отдать запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компьютерные программы, базы данных, а также зарегистрированные селекционные достижения, либо товарные знаки в совокупности с другими объектами ИС.

Кто может получить кредит под залог ИС и субсидию

Кредит под залог интеллектуальной собственности по закону может получить любая организация. «Хотелось бы обратить внимание, что на договор залога прав на ИС, согласно действующему законодательству, распространяются общие положения о залоге (статьи 334-356 ГК РФ). Поэтому никаких ограничений по размеру (МСП или крупные корпорации), виду деятельности (исследовательские, научные организации или производственные компании) или иным характеристикам нет», — подчеркивает Григорий Ивлиев.

А вот субсидии на возмещение расходов по кредиту могут получить не все. Сегодня на такую господдержку могут рассчитывать только заемщики, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.

По словам Григория Ивлиева, инструмент кредитования под залог прав на ИС для МСП реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он нацелен на поддержку малых и средних технологических компаний, нуждающихся в привлечении финансирования для реализации своих проектов. «И здесь, прежде всего, мы говорим о кредитовании под залог исключительных прав на изобретения, поскольку именно изобретение характеризуется мировой новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, в них содержится техническое решение, которое позволяет добиться принципиально лучших результатов, чем ранее известные технологии», — комментирует глава российского патентного ведомства.

Куда обращаться за кредитом и субсидией

Разъяснения по процедуре получения кредита и субсидии 4science дали в АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорации МСП).

Какие российские банки выдают выдают кредиты под залог интеллектуальной собственности? Единого реестра банков, предоставляющих такую услугу, сегодня не существует. Крупным предприятиям или научно-исследовательских организациям, желающим получить кредит под залог ИС, следует обращаться напрямую в интересующие их банки, рекомендует заместитель генерального директора Корпорации МСП Елена Маркина.

Что касается субъектов МСП, то им нужно обращаться в банки, которые сотрудничают с Корпорацией МСП, чтобы затем иметь возможность получить субсидию на возмещение затрат по кредиту.

Чтобы получить субсидию, субъекты МСП должны обращаться за кредитом в банки — партнеры Корпорации МСП.

Список банков, заключивших соглашение о сотрудничестве с Корпорацией МСП, можно найти на сайте организации.

Кто может получить субсидию на возмещение затрат на кредит

Чтобы претендовать на субсидию, заемщик должен удовлетворять следующими критериями (п. 8 Правил):

заемщиком заключен кредитный договор с кредитной организацией под залог (созалог) прав на ИС, при этом их стоимость должна составлять не менее 50 % общей стоимости залога;

в отношении заемщика Корпорацией МСП предоставлена независимая гарантия в пользу кредитной организации;

у заемщика отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность перед кредитной организацией по уплате процентов за пользование кредитом;

у заемщика отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность перед Корпорацией МСП по уплате вознаграждения за предоставление независимой гарантии.

Заемщиком может быть как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель. Они не должны находиться в процессе ликвидации и банкротства и должны быть свободными от задолженностей по налогам и сборам. Если это юрлицо, то в его уставном капитале не должны иметь совокупную долю более 50% иностранные юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах.

Кроме того, на субсидию может претендовать только заемщик, который работает в одной или нескольких отраслях, входящих в число приоритетных видов экономической деятельности МСП.

На субсидию может претендовать заемщик, работа которого относится к приоритетным видам экономической деятельности МСП.

Перечень приоритетных отраслей приведен в приложении к Правилам. Среди прочих, к ним относятся следующие виды экономической деятельности:

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

Деятельность в области информационных технологий.

Деятельность в области здравоохранения.

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа.

Научные исследования и разработки.

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая.

Предприниматели, удовлетворяющие всем этим условиям, могут рассчитывать на возмещение части своих затрат по кредиту, в том числе выплат процентов банку и вознаграждения Корпорации МСП.

О том, что такое независимая гарантия, как оформить субсидию на затраты по кредиту и как оценивать права на результаты интеллектуальной деятельности, — в следующей части статьи.

Источник