Способы защиты прав лицензиата

Особенности защиты прав лицензиата

Гражданское законодательство в области защиты интеллектуальных прав предусматривает защиту не только лиц, являющихся собственниками объектов интеллектуальной и промышленной собственности, но также и тех лиц, которые получают в рамках договорных правоотношений с правообладателями ограниченный объем правомочий, связанных с использованием тех или иных объектов интеллектуального права.

Разумеется, охрана и защита правомочий лиц, имеющих ограниченный объем прав на объекты интеллектуального права, существенно отличается от защиты и правовой охраны правомочий собственников таких объектов по объему и возможностям предъявления соответствующих требований. Однако, вместе с тем, действующее законодательство позволяет в полной мере соблюдать интересы всех участников правоотношений в области интеллектуальной собственности (в аббревиатурном написании – ИС).

В настоящей статье мы рассмотрим особенности защиты интеллектуальных прав лиц, получивших ограниченный объем правомочий на объекты ИС по лицензионным договорам.

Правовой статус лицензиатов

Лица, о которых далее пойдет речь, получают определенный, но не исчерпывающий объем полномочий в результате участия в лицензионных сделках на стороне лицензиата, то есть такой стороны сделки, которой правообладатель (в данной сделке – его называют Лицензиаром) передает во временное пользование некий объект интеллектуального права за оговоренное сторонами вознаграждение.

Таким образом, лицензиат в рамках лицензионной сделки:

1. Получает объект ИС только во временное пользование, срок которого определяется договором, то есть не навсегда;
2. Не имеет права распоряжаться объектом ИС или имеет ограниченное право распоряжения, то есть лицензиат не может отчуждать права на объект и не всегда имеет возможность передавать такой объект во временное пользование третьим лицам по лицензионным или франчайзинговым сделкам (только в тех случаях, когда сублицензия предусмотрена договором);
3. Обязан выплачивать лицензионные платежи, как правило, роялти, но в некоторых случаях договором могут быть предусмотрены и паушальные платежи, а также совмещение паушального платежа и роялти.
4. Должен строго соблюдать пределы переданных ему в рамках лицензионной сделки правомочий, например не использовать объект ИС за пределами границ территории использования, которая указана в лицензионном договоре, или не превышать определенного объема использования.

Договорная и внедоговорная защита интеллектуальных прав лицензиатов

Прежде всего, следует отметить, что нарушение интеллектуальных прав лицензиатов может быть допущено либо в рамках договорных правоотношений, то есть такое нарушение следует со стороны контрагента, либо интеллектуальные права лицензиата нарушаются вследствии неправомерных действий третьих лиц . В последнем случае, интеллектуальные права лицензиата нарушаются одновременно с правами лицензиара, то есть непосредственного правообладателя.

Соответственно, от указанных выше обстоятельств будет зависеть выбор стратегии защиты интеллектуального права, а также сама возможность и методы его правовой охраны и защиты.

Защита прав лицензиатов в рамках лицензионной сделки

Если права лицензиата нарушаются в рамках лицензионной сделки, например, правообладатель заключил с третьими лицами подобные договоры, нарушив соглашение об исключительной лицензии, то законодатель предусматривает возможность лицензиата защищать свои права всеми средствами, принятыми в договорном праве, в том числе:

1. Посредством переговоров с контрагентом, в том числе с использованием процедуры медиации;
2. Посредством обращения в суд;
3. Посредством применения возможностей, предусмотренных договором, например взыскание неустойки;
4. Посредством отказа от дальнейшего исполнения такого договора, например путем прекращения отчисления роялти в адрес правообладателя;
5. Иными действиями, не нарушающими действующее законодательство.

Защита прав лицензиатов от неправомерных действий третьих лиц

Обратите внимание, что в рассматриваемом случае, речь идет только об исключительной лицензии, так как в этом случае, интересы лицензиата затрагиваются напрямую. В этой связи, законодатель позволяет лицензиату защищать свои интеллектуальные права практически наравне с правообладателем. Это означает, что лицензиат по договору лицензии исключительного типа в случае нарушения интеллектуальных прав, вправе:

1. Заявить требование о признании своего интеллектуального права на основании исключительной лицензии;
2. Заявить требование о немедленном прекращении нарушения своих прав, а в случае необходимости и о пресечении неправомерных действий в принудительном порядке;
3. Потребовать изъятия контрафакта и возмещения убытков;
4. Потребовать опубликования судебного решения в СМИ;
5. Обратиться в судебные, антимонопольные и иные правоохранительные органы в целях защиты своего права.

Источник

Статья 1254 ГК РФ. Особенности защиты прав лицензиата

Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

Комментарии к ст. 1254 ГК РФ

1. Статья посвящена дополнительным способам защиты прав, полученных лицензиатом на основании исключительной лицензии. Обладателю простой (неисключительной) лицензии те способы защиты, которые предусмотрены ст. ст. 1250, 1252 и 1253 ГК, не предоставляются.

Кодекс предоставляет обладателю исключительной лицензии возможность использовать все специальные способы защиты исключительного права, вплоть до инициирования ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, неоднократно или грубо нарушающего соответствующее исключительное право, в судебном порядке, а также предъявления требования об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных материальных носителей (о содержании и порядке применения этих способов см. комментарий к ст. ст. 1250, 1252, 1253). Обладателю исключительной лицензии предоставлена дополнительная возможность защищать свои нарушенные права, но не исключительное право правообладателя и уж тем более не весь комплекс его интеллектуальных прав, включая личные неимущественные права. Выдав исключительную лицензию, правообладатель сохраняет возможность защищать свое исключительное право от нарушений всеми предоставленными ему законом способами, поскольку у него остается само исключительное право, пусть и ограниченное исключительной лицензией (ограничения могут быть большими или меньшими в зависимости от круга способов использования, на которые выдана лицензия) и, соответственно, интерес в защите своего исключительного права.

Таким образом, когда нарушение третьими лицами исключительного права затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, он может защищать эти права самостоятельно, не обращаясь к правообладателю и вне зависимости от его действий по защите своего исключительного права.

2. Лицензиат может защищать свои права также против лицензиара (правообладателя), но только применяя меры ответственности, предусмотренные в лицензионном договоре, и руководствуясь правилами гл. 25 ГК об ответственности за нарушение обязательств. Как следует из содержания комментируемой статьи, защита с использованием способов, указанных в ст. ст. 1250, 1252 и 1253 ГК, возможна для лицензиата только против третьих лиц, действия которых, нарушая исключительное право правообладателя, также затрагивают права лицензиата, но не против самого правообладателя.

3. В действовавшем до 1 января 2008 г. Законе об авторском праве применительно к способам защиты прав лицензиата реализовывалась иная конструкция. В пункте 2 ст. 30 Закона предусматривалось, что «авторский договор о передаче исключительных прав» (аналог предусмотренного ГК договора, на основании которого предоставляется исключительная лицензия) «разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам», т.е., по сути, запрещать нарушение исключительного права. Таким образом, обладатель исключительной лицензии в сфере авторского права приобретал право и обязанность защищать само исключительное право на весь срок действия лицензионного договора, а правообладатель мог осуществлять защиту этого права (по терминологии закона — «запрещать использование произведения другими лицами»), только если лицо, которому переданы исключительные права, «не осуществляло защиту этого права». Включение в договор о передаче исключительных прав условия, ограничивающего права лица, которому они передаются, на их защиту, не допускалось как противоречащее законодательству. Обращаясь с требованием о защите права, в частности, требуя выплаты компенсации, предусмотренной ст. 49 Закона об авторском праве, такое лицо требовало ее выплаты в свою пользу (см. п. 7 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» — информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 N 47). Обладатели исключительных лицензий, выданных до 1 января 2008 г., с момента введения в действие части 4 ГК не теряют возможности защиты своих имущественных прав всеми способами, доступными правообладателю; в то же время сам правообладатель может осуществлять защиту своих нарушенных прав вне зависимости от действий лицензиата.

Применительно к другим объектам исключительных прав какое-либо специальное законодательное регулирование по указанному вопросу до принятия части 4 ГК отсутствовало, поэтому для обладателей исключительной лицензии на их использование комментируемая статья является законодательной новеллой.

Источник

Лицензионный договор на предоставление исключительной лицензии

Автор: Ирина Стародубцева, аудитор-эксперт RosCo — Consulting & audit

Какие существенные условия должен содержать лицензионный договор на передачу исключительной лицензии? Проанализируем судебную практику, касающуюся защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.

Предметом лицензионного договора является право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Как уже было нами отмечено, одним из видов лицензионного договора является предоставление лицензиату (т.е. приобретателю) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром (т.е. правообладателем) права выдачи лицензий другим лицам, так называемая исключительная лицензия (п.1 ст.1236 ГК РФ).

Например

Исключительная лицензия на программное обеспечение означает предоставление лицензиату права использования программ для ЭВМ или баз данных без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Такая лицензия значительно дороже простой (неисключительной) лицензии, ведь с момента ее выдачи лицензиар лишен права заключать с иными лицами лицензионные договоры на использование результата интеллектуальной собственности на территории, в течение срока и теми способами, которые указаны в исключительной лицензии.

Существенные условия лицензионного договора на предоставление исключительной лицензии

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность (п.2 ст.1235 ГК РФ).

К существенным условиям лицензионного договора относятся предмет договора, территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, срок действия договора, способы использования результата интеллектуальной деятельности и размер вознаграждения (ст.1235 ГК РФ).

При этом срок действия договора не может превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации

В том случае если изготовление, распространение либо иного использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей нарушают исключительные права, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата (т.е. приобретателя права), полученные им на основании лицензионного договора, то лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст.1250, ст.1252 и ст.1253 ГК РФ. Так, защита исключительных прав осуществляется путем предъявления требования о признании права – к лицу, нарушившему интересы правообладателя, о возмещении убытков, об изъятии материального носителя, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

В случаях нарушения исключительного права на объект авторских прав обладатель исключительного права (наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (определяется судом исходя из характера нарушения);

в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Такая компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (п.43.2 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 г. №5/29).

Пример №1

ООО «Си Ди Лэнд рекордс» (истец) обратилось к ИП (ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав за незаконное использование аудиовизуальных произведений — фильмов «Ограбление по-американски». Истцу предоставлена исключительная лицензия в отношении способов использования данного фильма.

ИП реализовывало DVD-диски с записями фильмов, исключительные права на которые предоставлены истцу (ООО «Си Ди Лэнд рекордс») на основании лицензионного договора с ООО лицензиаром («Энджой мувиз») о предоставлении лицензии на способы использования аудиовизуального произведения — фильма «Ограбление по-американски».

Как истец доказал нарушение предоставленных ему исключительных прав?

В подтверждение факта покупки, состоявшейся в торговом пункте, суду представлены:

товарный чек с оттиском печати ИП;

отчет частного детектива.

Отклоняя доводы ответчика (ИП) о том, что представленный товарный чек не может быть принят в качестве доказательства, поскольку не содержит сведений о том, что продавцом был реализован товар с вышеуказанными фильмами, суд исходил из того, что факт правонарушения подтвержден также отчетом частного детектива, который осуществлял покупку данных дисков в магазине ИП.

Данный подход соответствует правовой позиции, изложенной в п.6 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанными с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утв. информационным письмом ВАС РФ от 13.12.2007 г. №122 (Постановление суда по интеллектуальным правам от 14.09.2016 г. №А41-106603/2015).

Автору произведения (либо иному правообладателю) принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение (п.1 ст.1270 ГК РФ). Аналогичные правовые нормы действуют и в отношении фонограмм, являющихся объектами смежных прав (ст. 1304 и ст.1324 ГК РФ).

В одном из дел компенсация за незаконное использование фонограммы известного исполнителя составила 1,490 млн руб.

Пример №2

ЗАО «Юнайтед Мьюзик Групп» (истец) принадлежат исключительные смежные права на фонограммы Трофимова (творческий псевдоним — Трофим) на основании лицензионного договора.

В помещении АЗС представителем истца был приобретен контрафактный МР3 диск с фонограммами Трофима, на котором отсутствуют указания на правообладателя, контрольная марка правообладателя, полиграфическое оформление дисков отличается от оформления лицензионного диска, на внутреннем кольце диска вокруг установленного отверстия со стороны считывания отсутствуют сведения об изготовителе диска и номере его лицензии.

При этом истец не предоставлял ответчику согласия на использование каким-либо образом спорных фонограмм.

Факт приобретения данного диска был зафиксирован посредством видеозаписи, на которой просматривается размещение диска на стеллаже торговой точки, момент приобретения диска с вручением продавцом кассового чека. Таким образом, кассационная жалоба ЗАО «Юнайтед Мьюзик Групп» (истец) была признается судом обоснованной и подлежащей удовлетворению (Постановление суда по интеллектуальным правам от 28.09.2016 г. №А12-46808/2015).

Доказательствами незаконного распространения контрафактной продукции путем розничной продажи могут выступать кассовый чек, отчет частного детектива, свидетельские показания, контрафактный диск с записью и отличающийся от лицензионного диска внешним видом обложки и наклейки на диск, отсутствием средств индивидуализации, сведений о правообладателе и производителе.

Немало споров возникает и по нарушению права использования рисунков, наклеек «Маша» и «Медведь», которые воспроизводят персонажей аудиовизуального произведения сериала «Маша и Медведь» (Постановления суда по интеллектуальным правам от 30.06.2016 г. №А50-19916/2015, от 14.06.2016 г. № А71-4061/2015).

Еще одним лидером по количеству судебных споров являются нарушения исключительных прав на товарный знак (например, известные спортивные бренды «Adidas», «Nike») путем его незаконного нанесения на спортивную одежду и обувь (Решение АС Саратовской области от 31.10.2016 г. №А57-17293/2016) .

Источник