Способы применения торговой марки

ГК РФ Статья 1484. Исключительное право на товарный знак

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1484 ГК РФ

Споры в суде общей юрисдикции:

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Источник

Варианты использования товарного знака

С момента регистрации у компании появляется право на использование и распоряжение товарным знаком. При этом свое исключительное право владелец может передать другим лицам. Но важно не забывать о своем праве на три года — сроке, в течение которого необходимо непрерывно использовать товарный знак. Иначе конкуренты могут через суд лишить вас этого преимущества, аннулировав охранное свидетельство.

Содержание

Кто вправе использовать товарный знак

Российский закон признает правообладателем лицо, оформившее свидетельство в Роспатенте. Им может быть предприниматель или компания, зарегистрировавшие указанное обозначение в ведомстве.

Если таких лиц несколько, то согласно ст. 1510 ГК РФ они коллективно проходят указанную процедуру и используют товарный знак. Стоит учесть, что коллективный знак не подлежит передаче или отчуждению по лицензии.

Использование в рекламе

Товарный знак считается интеллектуальной собственностью, поэтому защищается законом после получения охранного свидетельства. Статья 1484 ГК РФ прямо говорит, что только правообладатель и никто иной имеет право на его использование в рекламе. У третьих лиц такого права нет. Единственный выход для них — заключить с правообладателем лицензионный договор.

Однако есть нюанс, который позволяет использовать чужой товарный знак в рекламе. Так, ст. 5 Федерального закона РФ «О рекламе» перечисляет конкретные случаи недобросовестной рекламы, когда права владельцев товарного знака нарушаются. Но если реклама не вводит в заблуждение о производителе, а лишь информирует покупателей о наличии данной продукции в магазине, то никоим образом не нарушает указанные права.

Использование для обозначения товаров

Правообладатель и лица, которые официально действуют от его имени, вправе размещать товарный знак по своему усмотрению. В частности, они могут использовать его:

для маркировки выпускаемой продукции;
на документах при вводе товаров в гражданский оборот (накладных, счетах-фактурах и т. д.);
на самом товаре (упаковке, этикетке) и предложениях о продаже;
в интернете, включая использование в доменном имени;
оказывая различные услуги или выполняя работы;
в рекламе, объявлениях или на вывесках.

Использование в личных целях

Закон об этом не говорит напрямую, однако проводит аналогию с авторским правом. Так, если обычный гражданин разместит чужой товарный знак в личных целях (например, у себя дома), то не нарушит интересы обладателя исключительного права.

Распоряжение товарным знаком

Правообладатель может распоряжаться данным средством индивидуализации по своему желанию. Такое право позволяет ему:

отчуждать его по договору;
отдавать под залог;
заключать лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии. При этом в них можно указывать территорию использования товарного знака, объем переданных прав, срок или конкретную продукцию.

Все указанные действия и договоры о передаче прав на ТЗ должны быть зарегистрированы в ФИПС.

Исключительные права позволяют обладателю пресекать действия конкурентов, которые используют незаконно товарный знак для маркировки аналогичной продукции. Статья 1484 ГК РФ также указывает на однородные товары — те, которые легко перепутать с оригиналом по определенным признакам. Например, по назначению и условию реализации.

Юридическая защита бренда от конкурентов включает три запрета:

на ввоз товаров с товарным знаком на таможне;
на его нелегальную продажу, включая изъятие из оборота и уничтожение;
на использование в рекламе.

Если доказана незаконная продажа товара с вашим товарным знаком на сумму до 5 млн рублей, то можно требовать возмещения ущерба.

Получите бесплатно руководство по использованию и защите товарного знака, как основного элемента брендинга вашей компании

Что будет, если не использовать товарный знак

Не используя его более трех лет, можно лишиться прав на товарный знак. Конкуренты без труда могут перехватить его, обратившись в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны. Однако к заявителю есть одно непреложное требование — он должен подтвердить свою заинтересованность в данном вопросе. Например, если он является производителем однородных товаров и намерен на деле использовать тождественное обозначение, что доказывает поданная заявка в Роспатент.

Потерять права на товарный знак можно и в случае, если через 10 лет их не продлить. В такой ситуации любое юрлицо вправе оформить регистрацию в Роспатенте через 6 месяцев после истечения указанного в свидетельстве срока.

Cтатья 1486 ГК РФ требует доказательств от владельца знака, что он использовал товарный знак после регистрации. Закон признает в данном случае только действия, которые позволили ввести выпускаемую продукцию в гражданский оборот, например, знак был размещен на упаковке.

Источник

Как можно использовать товарный знак?

Использовать товарный знак могут правообладатели и те, кому они передали исключительное право. Но важно не только иметь права, но и действительно использовать товарный знак. Если вы забудете о нем на три года или больше, то ваши конкуренты могут попытаться добиться прекращения его охраны через суд.

Как использовать товарный знак

Компании и предприниматели, которые зарегистрировали товарный знак, становятся правообладателями. Если их несколько, то они регистрируют и используют коллективный знак (ст. 1510 Гражданского кодекса — ГК РФ).

Правообладатель обладает исключительным правом на товарный знак, а также правом распоряжаться им.

Использование знака для обозначения товаров

ГК РФ предусматривает, что использовать товарный знак надо так, чтобы не нарушать закон. Например, товарный знак не должен вводить покупателей в заблуждение о производителе и т. п. Правообладатель и те лица, которым он передал исключительное право, могут использовать товарный знак для идентификации своих товаров, работ и услуг, в частности:

Исключительное право на товарный знак — право правообладателя на использование знака по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также право разрешать или запрещать его использование другим лицам (ст. 1229, 1484 ГК РФ)

для маркировки товаров;
на этикетках и упаковках товаров;
при выполнении работ и оказании услуг;
в счетах-фактурах, товарных накладных, платежных поручениях, выписках по лицевому счету и других товарно-сопроводительных документах (Постановление Суда по интеллектуальным правам (СИП) от 26 февраля 2014 года № С01-441/2013);
в предложениях о продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг;
на объявлениях, вывесках, в рекламно-информационных материалах;
в Интернете, в том числе в доменном имени, метатегах, в способах адресации ресурсов в Интернете.

Распоряжение исключительным правом на товарный знак

Владелец товарного знака может распоряжаться исключительным правом на него. Это означает, что без его разрешения нельзя использовать сам знак или похожий на него для маркировки таких же товаров или однородных, если при этом их можно перепутать (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

При определении однородности товаров учитываются род (вид) товаров, их назначение, условия реализации, потребители и другие признаки.

Обратите внимание, что право на коллективный знак нельзя отчуждать или передавать по лицензионному договору (п. 2 ст. 1510 ГК РФ).

Распоряжаться товарным знаком можно следующим образом:

Заключать лицензионные договоры о передаче права на товарный знак с лицензиатами. В договоре можно закрепить территорию использования знака, какие товары буду использоваться. Такой договор обязательно регистрируется в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ФИПС).
Заключать договоры коммерческой концессии о передаче права на товарный знак с пользователем. В договоре коммерческой концессии можно предусмотреть, какие исключительные права будут переданы вместе с правом на товарный знак, срок и территорию его использования. Такой договор обязательно регистрируется в ФИПС.
Оформлять залог товарного знака. Договор залога регистрируется в ФИПС.
Передавать товарный знак по наследству. Регистрация перехода права проводится в ФИПС.
Заключать договоры об отчуждении исключительного права на товарный знак. Такой договор обязательно регистрируется в ФИПС.

Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Источник

Товарный знак: как бизнесу закрепиться на рынке и защитить свою индивидуальность

Товарный знак – это то, благодаря чему мы отличаем один бизнес от другого

Чтобы построить успешный бизнес, важно помнить, что он включает в себя много элементов – производственные процессы, оборудование, труд сотрудников, стратегию и план развития. При этом одними из важнейших для построения бизнеса являются нематериальные активы, среди которых – «имя» компании и товарный знак. Нередко предприниматели не придают большого значения выбору и регистрации собственного товарного знака и поэтому сильно проигрывают и терпят убытки.

Например, в одном деле компания разместила на своем магазине вывеску «1000 мелочей». Позже правообладатель зарегистрированного товарного знака «1000 мелочей» подал на компанию иск в суд о незаконном использовании исключительного права на товарный знак. Ответчик добровольно снял вывеску, однако суд все же признал его действия незаконными и назначил компенсацию в 600 тысяч рублей (Решение АС Республики Хакасия № А74-5930/2019 от 21.10.2020).

Товарный знак представляет собой обозначение товара или услуги (тогда это знак обслуживания) и является юридическим понятием в отличие от торговой марки или бренда. Именно товарный знак выделяет компанию среди других, это «визитная карточка» бизнеса, которая обеспечивает ему правовую защиту, так как является объектом интеллектуальной собственности с юридической точки зрения. Отличительная черта любого успешного бизнеса – хорошо узнаваемое зарегистрированное обозначение. Такой товарный знак станет ценным активом предприятия, например, товарный знак «Сбербанк» оценивают в 11,7 миллиардов долларов.

Мы привыкли воспринимать в качестве товарного знака слово или изображение, однако вариантов его форм гораздо больше. Помимо того, что это может быть слово/текст (Яндекс, Эльдорадо, Instagram) или изображение (яблоко фирмы Apple, галочка компании Nike), товарным знаком может выступать сама продукция или ее упаковка (бутылка Coca-Cola), музыкальное произведение/звуковой фрагмент (звук при запуске Windows), оттенок цвета/сочетание цветов (зеленый цвет Сбербанка — Pantone 349). Существуют и более редкие обозначения – обонятельные, осязательные, голографические и др. Чаще всего встречаются комбинированные товарные знаки, которые могут сочетать в себе элементы нескольких видов (например, логотипы KFC, Skype и др.).

Правда придумать оригинальное название и символику для закрепления товарного знака за собой мало, необходимо предусмотреть еще ряд условий. Выбранное обозначение не должно содержать следующие признаки:

отсутствие различительной способности (общеупотребительные слова, повторение формы или свойств товара – например, слово «Газета»);

сочетание букв или цифр, не имеющее словесного/графического выражения («АБВГД», «3456», «АБВ123»);

введение в заблуждение относительно качеств товара, его происхождения;

противоречие принципам гуманности и морали;

наличие названий культурных памятников;

обозначение содержит официальные символы, наименования и отличительные знаки (флаги, гербы);

повторяет или очень похож на ранее зарегистрированный товарный знак.

Наличие одного из этих признаков послужит основанием для отказа в регистрации товарного знака.

Гарантии для бизнеса и почему компании ведут войны за торговые знаки

Регистрация товарного знака не является обязательной, однако предоставляет ряд преимуществ и жизненно необходима для уверенности в правовой защите достижений и деловой репутации своего бизнеса. В частности, можно выделить следующие плюсы регистрации товарного знака:

1. Государственная защита от неправомерных действий конкурентов

Неправомерное использование товарного знака компании может приобретать различные формы и закон устанавливает жесткие санкции в случае нарушения исключительного права на товарный знак: правонарушитель будет нести гражданско-правовую, а в ряде случаев административную и даже уголовную ответственность.

Помимо незаконного размещения обозначения на вывеске, можно выделить следующие наиболее частые нарушения прав на товарный знак, которые можно избежать или решить дело в свою пользу, если товарный знак был зарегистрирован:

производство и сбыт контрафактной продукции

Товары, а также этикетки и упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя. Такие меры были применены к предпринимателю из Ростова, который занимался продажей товаров с логотипами Nike и Fila: по результатам прокурорской проверки контрафактную продукцию изъяли и уничтожили (Решение АС Ярославской области № А82-11307/2020 от 18.08.2020).

Кроме того, товарный знак также можно внести в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы. Тогда конкуренты не смогут ввозить в РФ товары, маркированные таким товарным знаком: они будут арестованы таможенной службой уже на границе.

незаконное использование в рекламе

Особенно часто чужие товарные знаки используются в Интернете, для выхода в первые ссылки в поисковых сервисах при соответствующих запросах пользователей. Так, ООО «Мигас» использовала название другой компании, которая предоставляла аналогичные услуги, для настройки контекстной рекламы: в результате при вводе в адресную строку «Яндекса» слов «Ремонтиста» в первой строке результатов поиска появлялись гиперссылки на сайт uremont.com, принадлежащий конкуренту. Правообладатель товарного знака подал в суд и выиграл дело, получив 200 тыс. рублей компенсации (Решение АС г. Москва № А40-147213/18-105-779 от 11.08.2020).

незаконное использование в домене

Доменное имя выступает средством индивидуализации в Интернете, поэтому неправомерное использование товарного знака в сети также является нарушением закона. Например, судом были удовлетворены исковые требования правообладателя комбинированного торгового знака «Mac Flowers» к ответчику, который зарегистрировал в Интернете домен http://macflowersbox.ru/ для размещения интернет-сайта с аналогичным набором товаров. В итоге суд обязал ответчика аннулировать регистрацию доменного имени и запретил использовать в его предпринимательской деятельности обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца (Апелляционное определение Московского городского суда от 18.10.2019 по делу N 33-45253/2019).

использование/размещение товарного знака без разрешения правообладателя

В силу того, что товарный знак является объектом интеллектуальной собственности, использование исключительных прав на него возможно только на основании договора с правообладателем, в противном случае к лицу могут быть применены соответствующие меры ответственности. В этом на своем опыте убедилась компания «МегаФон»: она разместила на своём сайте изображение «Ждуна», который оказался зарегистрированным товарным знаком. За это суд взыскал с компании 8,6 млн рублей (Решение АС г. Москва № А40-182074/17-110-1675 от 10.09.2018).

2. Расширение бизнеса и увеличение прибыли

Благодаря закреплению бренда за собой и охране его от конкурентов бизнес становится узнаваемым и популярным среди потребителей. Регистрация товарного знака в том числе позволит продавать франшизу, а также получать доход от предоставления исключительных прав на товарный знак в пользование по лицензионному договору. Примером может служить компания McDonald’s, работающая по системе франчайзинга.

3. Защита от «патентных троллей»

Если бренд не зарегистрирован, любое лицо может зарегистрировать товарный знак на себя. «Патентные тролли» — это люди, которые ищут незарегистрированные бренды, регистрируют их на себя и требуют от собственников бизнеса деньги за возможность продолжить использовать товарный знак. Так, ИП Оленин Е.Н. зарегистрировал на себя бренд «SIGER», а затем обратился в суд с требованием взыскать 5 млн руб. с китайской компании «Юнидент» – российского представителя китайской стоматологической компании Zhuhai Siger Medical Equipment Co, который давно и добросовестно использует свое название, но не зарегистрировал товарный знак в России. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования: представителя компании-ответчика обязали выплатить 500 тыс. руб. в пользу истца. Однако в апелляционной инстанции ответчику удалось доказать недобросовестность истца и отменить решение суда первой инстанции (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2019 N 09АП-36308/2019-ГК по делу N А40-12627/2019).

Таким образом, регистрация товарного знака позволяет бизнесу уверенно развивать свой бренд и защищает его от возможных посягательств со стороны конкурентов.

Что нужно сделать, чтобы закрепить товарный знак за собой

Регистрацию товарных знаков осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент): зарегистрированные товарные знаки вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Общий срок приема, регистрации, экспертизы заявки и выдачи свидетельства на товарный знак составляет 18 месяцев и 2 недели, в ряде случаев этот срок может быть изменен.

Для успешного прохождения регистрации необходимо придерживаться порядка сбора документов и обращения в Роспатент, который обозначен на его официальном сайте. Ниже мы приведем краткую последовательность таких действий.

Этапы регистрации товарного знака

1. Проверить товарный знак на уникальность и определить классы МКТУ

Прежде чем подавать заявку на регистрацию товарного знака, лучше самостоятельно проверить свой вариант на уникальность. Провести проверку можно с помощью бесплатных сервисов, таких, как ONLINE PATENT, Линкмарк, Brand-Search.ru. Полную проверку можно пройти через платную базу данных Федерального института промышленной собственности при Роспатенте (ФИПС).

Для подачи заявки на регистрацию товарного знака также нужно определить классы Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ). МКТУ опубликован в Лексинту — справочнике Роспатента, где можно ознакомиться с перечнем и определить, в какие классы входят предоставляемые товары/услуги. При этом важно помнить, что товарным знакам разных классов допустимо быть одинаковыми.

2. Подать документы на регистрацию

Подать пакет документов на регистрацию возможно дистанционно через сайт ФИПС или портал гос.услуг. В Роспатент необходимо представить следующие документы:

заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;

перечень товаров/услуг, в отношении которых запрашивается регистрация товарного знака (они должны быть сгруппированы по классам МКТУ);

описание заявляемого обозначения.

3. Оплатить государственную пошлину

Стоимость пошлины складывается из стоимости разных регистрационных действий и минимально составит около 33 000 рублей:

формальная экспертиза: 3 500 руб. (за 1 класс МКТУ) + 1 000 руб. (за каждый дополнительный класс свыше 5);

экспертиза товарного знака по существу: 11 500 руб. (за 1 класс МКТУ) + 2 500 руб. (за каждый дополнительный класс свыше 1);

регистрация товарного знака: 16 000 руб. (за 1 класс МКТУ) + 1 000 руб. (за каждый дополнительный класс свыше 5):

выдача свидетельства: 2 000 руб.

4. Пройти экспертизу

После приема документов Роспатент проверяет, оплачена ли пошлина, и переходит к этапу экспертиз. Формальная экспертиза на соблюдение требований к пакету документов проводится в течение месяца со дня подачи заявки в Роспатент. Максимальный срок экспертизы непосредственно товарного знака составляет 12 месяцев со дня принятия заявки к рассмотрению по результатам формальной экспертизы. Если заявка одобрена, то Роспатент в течение месяца со дня уплаты пошлины осуществляет регистрацию в Государственном реестре товарных знаков. Свидетельство на товарный знак выдается в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

Если аналогичный или похожий знак уже существует, заявитель получит предварительный отказ, который можно оспорить в течение 6 месяцев.

5. Получить свидетельство о регистрации товарного знака

После успешной регистрации Роспатент выдает свидетельство и публикует информацию о новом обозначении. Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз. По заявлению правообладателя срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на 10 лет, при этом заявление следует подать в течение последнего года действия этого права.

Товарный знак, таким образом, представляет собой универсальный инструмент правовой охраны бренда предприятия, который обязательно должен быть в арсенале любого бизнеса, целью которого является достижение успеха и закрепление на рынке.

Источник