Способы передачи исключительного права третьим лицам

ГК РФ Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права

1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

3.1. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Источник

Договор передачи прав

Продолжаем рассказывать об исключительных правах. В этой статье — договор передачи прав и инструкция. Шаблон подходит компании, которая получает права от автора-физлица.

Еще об авторских правах

С шаблоном и инструкцией помогают разобраться юристы Дарья Тимохина и Павел Мищенко.

Зачем нужен договор

Договор передачи прав — это способ получить права на работу автора. Без передачи прав нельзя использовать его работу, а если использовать — автор может отсудить компенсацию до пяти миллионов рублей. Чтобы не терять деньги, надежнее подписать договор.

На юридическом языке такой договор называется «договор отчуждения исключительных прав».

Исключительные права могут быть не только у автора произведения. Фотограф сделал фото и передал исключительные права агентству «Лучший фотосток Урала», а агентство уже перепродает права другим. Мы пока говорим только о договоре между автором и компанией-заказчиком.

Обязательные условия

Главное в договоре — существенные условия. Без них договор считается незаключенным, на простом языке — договора нет. Отстоять свои права будет сложно.

Что должно быть в договоре передачи прав, рассказывает 1234 статья Гражданского кодекса.

Условие

Пример

Предмет договора — на что передаются права

На книгу, программу, макет, фотографию. Чем точнее описать, тем меньше риска судебных разбирательств

Миллион долларов или сто рублей. Можно указать любую сумму, главное — согласовать ее с автором

Кроме существенных условий, можно дописать в договор другие условия, запрета нет. Например, в какой момент права переходят от автора к компании и какие именно. Обо всем по порядку.

Форма договора

Договор должен быть в простой письменной форме. Это значит, на бумаге, с подписями заказчика и автора.

Некоторые договоры можно заключить устно.

Иван приходит на рынок и спрашивает продавца:

— Сколько стоят помидоры?

— 200 рублей килограмм. Берете?

Это пример устного договора, и он законный. Устно заключить договор передачи исключительных прав нельзя. Если автор обратится в суд, суд признает такой договор недействительным. Никто ничего не докажет.

Формально договор может быть хоть на салфетке, если на ней есть существенные условия. Но надежнее подписывать на листах А4, как привычные договоры.

Текст договора может написать кто угодно: хоть заказчик, хоть автор. Скорее всего, заказчику будет проще, так он лучше застрахуется от рисков.

На что автор передает права

Предмет договора — самое важное, что есть в договоре передачи прав. В договоре вы пишете, на что именно автор передает права: фотографию, макет, песню, статью.

В законе нет четких требований к описанию предмета договора, поэтому формально можно писать, как угодно. Но лучше описывать подробно: название, количество знаков или штук, сюжет, цвет, дату исходника, на чем автор передает работу. Подойдут любые детали, которые помогают понять, на что именно автор передает права.

Статья. Статья о передаче исключительных прав. Объем статьи — пять тысяч знаков, одиннадцатым кеглем, шрифт «Ариал». В статье — образец договора на отчуждение исключительных прав и инструкция, как его заполнять. В инструкции — семь блоков, такие-то блоки.

Фотография. Десять фотографий в формате RAW от 5 марта 2017 года, записана на диск DVD-R 4.7 GB 1-4x. Сюжет фотографий — портрет девушки с веслом, яблоком, на мотоцикле, качелях, с удочкой, в зимнем саду, квартире, музее, коробке, библиотеке.

Подробное описание выручает заказчика. Чем понятнее, на что именно автор передает права, тем меньше поводов для спора и больше шансов отстоять свою правоту при конфликте.

Автор помнит, что передал права только на одну фотографию, и жалуется на заказчика. У заказчика всё в порядке, потому что по договору — у него права на десять фотографий, а не на одну. Если бы в договоре не было такого, возможно, заказчик не смог бы доказать свою правоту.

Для еще большей подстраховки к договору можно приложить экземпляр работы: копию повести, песню на диске — что угодно. А в договоре написать: «автор передает права на песню, копия песни — в Приложении № 1, на диске DVD-R 4.7 GB 1-4x».

Какие права получает заказчик

Суть договора отчуждения прав — автор передает все исключительные права на работу. Заказчик подписывает договор с фотографом, и может делать с фотографиями что хочет. Хоть в Плейбой отдает, хоть домой забирает.

Если в договоре нет фразы: «автор отчуждает права в полном объеме», есть риск, что такой договор будет считаться лицензионным. Об этом говорит 1233 статья Гражданского кодекса.

Лицензионный договор — это неплохо, главное — помнить разницу. Лицензионный договор разрешает автору передать права на работу кому-то еще, а договор по отчуждению прав — нет.

На одну работу автор может передать права один раз. Если подписать договор на отчуждение прав на фотографию, она будет только у вас.

Лицензионный договор

Сколько стоят права автора

В договоре должна быть стоимость исключительных прав. В Гражданском кодексе есть прямой запрет на безвозмездный договор между компаниями. Значит, бесплатно получить исключительные права тоже нельзя.

Запрета на подарок от автора-физлица в законе нет, но если автор подаст в суд, суд может признать сделку недействительной. Лучше не рисковать и прописать стоимость в договоре.

Заказчик может заплатить автору:

всю сумму целиком;
частями;
платить регулярно процент от дохода, который заказчик получил благодаря работе автора.

Сумма и график выплаты могут быть любыми, закону на такое плевать.

Кроме суммы, полезно прописать срок оплаты. Если в договоре нет срока, по закону заказчик обязан перевести деньги за семь дней с момента, как автор передаст права или потребует заплатить.

Гарантия для заказчика

Есть риск, что автор обманет. Дизайнер передает макет и права на него, а оказывается слизал откуда-то или рисовал не один, а втроем.

Чтобы подстраховаться, можно написать в договоре, что за любые проблемы с другими авторами или правообладателями, отвечает автор. Убытки возмещает тоже он.

Дизайнер гарантирует: исключительное право на материалы в полном объеме принадлежит только ему. Он никому не передавал исключительное право на материалы, никто не судится с ним из-за прав и не судился раньше.

В случае претензий или исков к заказчику из-за нарушений прав третьих лиц, дизайнер обязан самостоятельно урегулировать претензии и за свой счет.

Исключительные права можно передать не только на фотографию или статью. Для правил на другие произведения есть целые статьи в Гражданском кодексе:

на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 1365 и 1366 статьи ГК;
селекционное достижение. 1426 и 1427 статьи ГК;
топологию интегральной микросхемы. 1458 статья ГК;
ноу-хау. 1468 стать ГК;
товарный знак. 1488 статья ГК;
единую технологию. 1547 и 1550 статьи ГК.

Мы только начинаем разговор об исключительных правах, поэтому обо всем остальном расскажем в других статьях.

Бесплатная регистрация ИП/ООО

За 5 минут и без поездок в налоговую

Короче

Что надо помнить

Нельзя пользоваться работой автора, если автор не дал разрешение

Получить разрешение можно с помощью договора отчуждения исключительных прав

Договор должен быть в письменной форме

Что написать в договоре

Предмет договора — на что передаются права

Стоимость передачи прав. Ноль рублей ставить нельзя

Какие права получает заказчик

Гарантию, что исключительное право на материалы в полном объеме принадлежит только автору

5 МЛН ₽

— возможная компенсация за нарушение исключительных прав

Источник

Все, что нужно знать про договор об отчуждении исключительных прав

Содержание данной статьи проверено и подтверждено:

Хомякова Елена Сергеевна

Интеллектуальная собственность является очень интересным явлением с точки зрения закона. Во-первых, все охраняемые объекты перечислены в соответствующей статье Гражданского кодекса (то есть не всякий результат умственного труда автоматически признается интеллектуальной собственностью в России, в частности, открытия). Во-вторых, она нематериальна, но воплощается через материальные вещи. В-третьих, она принадлежит одному лицу, иногда — совместно нескольким лицам, которые любым способом могут использовать эту собственность и распоряжаться ею.

При этом всем остальным субъектам по умолчанию запрещено использовать объекты чужой интеллектуальной собственности (ОИС) без специального на то разрешения. То есть обладатель совокупности прав имущественного характера на интеллектуальную собственность может «поделиться» своими исключительными правомочиями. Правда, делает он это не в рамках стандартной купли-продажи, а с помощью специальной договорной конструкции, предусмотренной частью 4 ГК РФ. Речь идет о договоре об отчуждении исключительных прав.

В этой статье разбираемся, как правильно заключить данное соглашение, какие нюансы нужно учесть и с какими проблемами можно столкнуться в рамках оформления сделки.

Понятие договора об отчуждении исключительных прав

Гражданское законодательство дает определение рассматриваемого договора путем перечисления его основных признаков в статье 1234 ГК РФ.

По данному соглашению передаются исключительные правомочия на результаты интеллектуального труда/деятельности (сокращенно — РИД) и средства индивидуализации (сокращенно — СИ) предпринимателей.
Права может передать только их правообладатель.
Исключительные права передаются в полном объеме и навсегда. Другими словами, после заключения сделки приобретатель становится новым обладателем исключительных правомочий на интеллектуальную собственность и может распоряжаться ими так, как посчитает нужным.

Последний признак отличает рассматриваемую правовую конструкцию от лицензионного договора, который подразумевает частичную передачу прав на объекты интеллектуальной собственности. В лицензионном договоре оговаривается, в каких пределах приобретателю (лицензиату) можно использовать результаты интеллектуального труда или средства индивидуализации. Ограничения могут касаться не только объема правомочий, но и географии, периода использования исключительного права и др.

Важно!

Если в тексте договора об отчуждении ИП будут прописаны какие-то ограничения на использование передаваемых прав, соглашение рискует быть переквалифицированным в лицензионный договор. При рассмотрении спора суд будет руководствоваться теми нормами гражданского законодательства, которые соответствуют фактическим отношениям между сторонами.

Содержание договора об отчуждении исключительных прав

Для признания договора заключенным, а значит — действующим и влекущим определенные правовые последствия для сторон и третьих лиц, важно согласовать в нем существенные условия. Для рассматриваемого соглашения таковыми являются:

предмет;
цена за отчуждаемые права или порядок ее определения.

Важно!

Также из Гражданского кодекса следует, что существенным является то условие сделки, по которому важно достигнуть соглашение. К примеру, если стороны напишут в документе: «условия об ответственности сторон будут сформулированы в дополнительном соглашении» и не заключат его, то суд может признать сделку об отчуждении ИП незаключенной только на этом основании.

Предмет

Предмет — это то, по поводу чего заключается сделка. В договоре отчуждения исключительных прав таким предметом являются имущественные права на интеллектуальную собственность. Так как в рамках этого соглашения переходят все правомочия на объекты интеллектуальной собственности, то их перечислять необязательно. Наоборот, если попытаться их перечислить, это могут принять за ограничение объема исключительных прав и переквалифицировать договор в лицензионный. Просто укажите, что передаются все права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Важнее определить тот объект, исключительных прав на который передаются. Следует подробно описать:

его наименование;
характеристики;
информацию о полных реквизитах документов на объекты интеллектуальной собственности, если этот объект подлежит госрегистрации (к примеру, данные свидетельства о регистрации товарного знака).

Так, предметом рассматриваемого соглашения могут быть права на следующие объекты интеллектуальной собственности:

коммерческие обозначения, знаки обслуживания, а также товарные знаки (ТЗ);
произведения и изобретения;
базы данных и ноу-хау;
другое.

Дополнительная информация

Полный список объектов интеллектуальной собственности см. в ст. 1225 ГК РФ. Правда, права на фирменное наименование и название места происхождения продукции (НМПТ) неотчуждаемы. Их нельзя использовать в качестве предмета сделки по передаче имущественных прав.

Вознаграждение

Еще одно условие, признаваемое существенным для соглашения по отчуждению результатов интеллектуального труда и средств индивидуализации (только для случаев, когда сделка является возмездной) — цена или порядок ее определения. В рамках регулирования объектов интеллектуальной собственности законодатель использует термин «вознаграждение».

Важно!

Участники отношений по отчуждению прав на объекты интеллектуальной собственности сами решают, является ли договор возмездным или нет. Однако действует презумпция, что сделка возмездная, пока в договоре не указано обратное. Это означает, что, если в соглашении не будет пункта о том, что отношения имеют безвозмездный характер, и при этом условие о цене не будет согласовано, сделку признают незаключенной. При этом по общему правилу коммерческие структуры не могут безвозмездно передавать друг другу исключительные права.

Вознаграждение допускается фиксировать в виде конкретной стоимости либо указывать порядок ее определения. Также можно указать способ выплаты денежных средств:

разовый платеж;
периодические платежи;
роялти — процент от прибыли, получаемой новым владельцем от использования прав на ОИС;
сочетание из нескольких способов.

Иные условия, которые следует согласовать при отчуждении исключительного права

Остальные условия сделки по отчуждению исключительных прав не существенны. Отсутствие этих пунктов в договоре не повлечет признания соглашения незаключенным. Но такие «облегченные» версии договоров имеют иные не менее значимые последствия в виде различных правовых и материальных рисков. Настоятельно рекомендуем согласовать в договоре следующие условия:

Срок и момент выполнения обязательства о выплате вознаграждения.
Предельный срок передачи материальных объектов, которые связаны с переходом правомочий на объекты интеллектуальной собственности. К примеру, на документацию по товарному знаку, руководство по эксплуатации базы данных и т.п.
Санкции для участников отношений в случае просрочки исполнения обязательств.
Возможность отказа стороны от договора. Для правообладателя право на односторонний отказ предусмотрено самим ГК РФ. Для приобретателя — нет. А это может оказаться важным в случаях, когда правообладатель не передал материальные объекты, связанные с объектом интеллектуальной собственности. В отсутствие такой передачи приобретатель не сможет в полной мере извлекать выгоду от владения объектом интеллектуальной собственности.

Особенности договора об отчуждении исключительного права на произведение

При передаче прав на такой объект интеллектуальной собственности, как произведение, следует учитывать ряд нюансов, которые нужно отразить в содержании договора.

Во-первых, произведение — это объект, авторские права на который возникают у автора по факту создания. В отличие от исключительных прав их передать никому нельзя, они сохраняются за автором навсегда.

Во-вторых, договор об отчуждении исключительного права также не может ограничивать права автора на:

создание похожих произведений (по такой же теме, такого же жанра и т.п.);
отзыв — право отказаться от обнародования произведения.

Правда, если автор воспользуется своим правом отзыва, он должен будет возместить приобретателю имущественных прав на произведение все убытки.

В-третьих, использование исключительных прав на произведение практически всегда связано с необходимостью обладания его материальным носителем (печатный текст литературного произведения, файл с фотоснимком и т.д.). В договоре о продаже исключительного права на произведение важно не только указать обязанность передать материальный носитель, но также определить порядок такой передачи и срок. Обычно исполнение этой обязанности сопровождается подписанием акта приемки.

Особенности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак

В рамках распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации чаще всего передают права на товарный знак (ТЗ). Для текста соглашения о передаче исключительного права на ТЗ есть также свои нюансы, которые оговариваются в ст. 1488 ГК РФ.

Товарный знак регистрируют для использования на конкретных товарах и услугах в соответствии с классами МКТУ. Поэтому при передаче прав на данное средство индивидуализации следует указать, в отношении какой продукции они передаются.
Нельзя передавать исключительное право на товарный знак, если вследствие этой передачи потребители могут быть введены в заблуждение относительно продукции или ее изготовителя.
Иногда товарный знак может включать в себя другие охраняемые объекты интеллектуальной собственности, к примеру, название места происхождения продукции. В таком случае правообладатель сможет передать права на товарный знак, только если он имеет всю совокупность прав и на другие объекты тоже.

Важно!

Каждая ситуация — уникальна и требует индивидуального правового регулирования. Можно знакомиться с содержанием «чужих» договоров об отчуждении исключительного права, но не стоит использовать их для оформления отношений между другими лицами, даже если случаи очень похожи. Самый лучший вариант — обратиться за помощью к профессиональным юристам, которые проведут полный правовой анализ данной конкретной ситуации и составят соглашение, максимально соответствующее интересам заказчика услуги.

Форма договора

Для заключения договора о полной передаче исключительных прав важно не только содержание, но и соблюдение определенной формы. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности отчуждаются только письменно. Отсутствие письменной формы влечет недействительность соглашения со всеми вытекающими из того последствиями — возврат сторон в положение, которое существовало до совершения сделки (в лучшем случае).

Если по договору отчуждаются права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые подлежат госрегистрации, переход исключительного права по договору также будет необходимо зарегистрировать. Так, регистрация перехода исключительных прав необходима, когда предметом сделки являются права на изобретения, достижения селекции, товарные знаки, образцы промышленности и полезные модели.

Важно!

Базы данных, равно как и программы для ЭВМ, могут быть запатентованы по желанию их владельцев. Если права на эти объекты интеллектуальной собственности были зарегистрированы, то и переход прав нужно узаконить процедурой регистрации.

Порядок регистрации и причины отказа в регистрации

Госрегистрация перехода прав по сделке отчуждения исключительного права осуществляется в Роспатенте. Для этого стороны договора должны сами обратиться в государственный орган с соответствующим заявлением. В случае, если за регистрацией перехода обращается одна из сторон отношений, то к заявлению прикладывается договор или выписка из него, заверенная у нотариуса.

Роспатент может отказать в регистрации, если есть какие-то проблемы с документами или передача прав на объект интеллектуальной собственности противоречит закону (например, передача прав на товарный знак повлечет введение обычных покупателей в заблуждение).

Проблемы, с которыми можно столкнуться при заключении соглашения на отчуждение исключительных прав

При заключении сделки, связанной с распоряжением правами на объекты интеллектуальной собственности, важно уделить внимание не только составлению договора, но также внимательно проверить:

состояние интеллектуальной собственности;
наличие полномочий правообладателя у контрагента.

Объект интеллектуальной собственности может быть обременен залогом, имущественные права на него могут быть переданы по лицензионному соглашению третьим лицам. Эти моменты не мешают передаче прав приобретателю, но могут ограничить или даже блокировать его возможности пользоваться приобретаемыми права на результат интеллектуального труда или средство индивидуализации.

Что касается контрагента-правообладателя, то важно убедиться, что лицо, которое подписывает соглашение, обладает необходимыми полномочиями для распоряжения объектом сделки. Например, в организациях не все должностные лица или органы управления имеют право единолично принимать решение об отчуждении собственности юрлица. Еще одна ситуация — наличие у патента несколько правообладателей, которые должны согласовать сделку по отчуждению исключительного права единогласно.

Важно!

правообладатель не мог распоряжаться ОИС единолично, но сделал это,
приобретатель ИП, не зная деталей, начал использовать ОИС в своих интересах,

то реальный обладатель может подать в суд иск об устранении нарушений его прав в виде неправомерного использования ОИС. А также взыскать убытки или потребовать крупную материальную компенсацию.

Помощь юриста в сопровождении сделки по передаче исключительных прав

Соглашение об отчуждении исключительных прав— сложная правовая конструкция. Его согласование, оформление и заключение имеет множество правовых нюансов с далеко идущими последствиями. Если вы не готовы рисковать, воспользуйтесь профессиональной поддержкой юристов компании RTM Group. Наши эксперты проведут всесторонний правовой анализ ситуации и разработают текст договора, который будет соответствовать требованиям закона и максимально защищать ваши интересы.

RTM Group специализируется на предоставлении правовой помощи в области защиты интеллектуальной собственности. Доверив разработку договора на отчуждение исключительных прав нам, вы можете быть уверены, что ваша сделка пройдет без эксцессов.

Источник