Способы использования товарного знака по лицензионному договору
ГК РФ Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1.1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.
(в ред. Федеральных законов от 12.03.2014 N 35-ФЗ, от 26.07.2019 N 230-ФЗ)
Источник
Способы использования товарного знака по лицензионному договору
ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1235 ГК РФ
1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Источник
Энциклопедия решений. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (п. 1 ст. 1489 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ (далее — Закон N 35-ФЗ), вступившего в силу с 01.10.2014).
В связи с этим напомним, что товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированное в установленном законом порядке, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (п. 1 ст. 1477, ст. 1479 ГК РФ). То есть основная функция товарного знака — это способность отличать товары юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от однородных товаров и услуг других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
К лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака применяются общие правила о лицензионном договоре (ст. 1235 ГК РФ).
Такой договор должен содержать условия, которые являются существенными для лицензионного договора: предмет договора путем указания на товарный знак, право использования которого предоставляется; способы использования товарного знака; размер вознаграждения лицензиара или порядок его определения, за исключением случая, когда в договор включено условие о его безвозмездности.
Поскольку регистрация товарного знака в государственном реестре товарных знаков подтверждается выдачей свидетельства на товарный знак, в лицензионном договоре обязательно указывается номер этого свидетельства (п.п. 5, 6 ст. 1235 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ, ст. 1481 ГК РФ). Кроме того, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, заключаемый после 01.10.2014, должен содержать перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака (п. 1.1. ст. 1489 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ, п. 7 ст. 7 Закона N 35-ФЗ).
Отсутствие какого-либо из существенных условий будет основанием для признания лицензионного договора незаключенным (п. 1 ст. 432, п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Однако, если одна из сторон приняла исполнение по такому договору (полностью или в части), она не вправе требовать признания его незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 432 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившего в силу с 01.06.2015). В спорной ситуации наличие оснований для признания договора незаключенным по требованию одной из его сторон установит суд.
Срок действия договора не должен превышать срока действия исключительного права на товарный знак, в ином случае он будет считаться заключенным на срок действия исключительного права. Если срок действия в договоре не определен, договор считается заключенным на 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ, пп. 13.5 п. 13 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). Срок действия исключительного права определяется по правилам ст. 1491 ГК РФ.
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака заключается в письменной форме. Несоблюдение этого требования влечет за собой недействительность договора (п. 1 ст. 1490 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ). Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору подлежит государственной регистрации. При несоблюдении этого требования предоставление права использования считается несостоявшимся (п.п. 1, 2, 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1490 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ).
До 01.10.2014 (даты вступления в силу Закона N 35-ФЗ, внесшего ряд изменений в ГК РФ) лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен был быть зарегистрирован в Роспатенте (п. 1 ст. 1490 ГК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 35-ФЗ, Административный регламент. утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 321; Рекомендации по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденные приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186). В соответствии с Законом N 35-ФЗ из ГК РФ исключено требование о государственной регистрации такого договора. Таким образом, с 01.10.2014 в случае заключения лицензионного договора, предметом которого является предоставление права использования товарного знака, государственной регистрации подлежит само предоставление права, а не лицензионный договор (см. также последний абзац письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2014 N 02/21-14928/08).
Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, а лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия.
Порядок осуществления такого контроля может быть предусмотрен лицензионным договором.
Независимо от того, осуществляет ли лицензиар контроль за качеством товаров лицензиата, он несет солидарную с лицензиатом ответственность по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров (п. 2 ст. 1489 ГК РФ). Иными словами, требования о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством товаров, на которых размещен товарный знак, могут быть предъявлены как совместно к лицензиару и лицензиату, так и к любому из них в отдельности (ст. 323 ГК РФ).
Если товарный знак включает в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК РФ), право использования такого товарного знака может быть предоставлено только при условии наличия у лицензиата исключительного права на такое наименование (п. 3 ст. 1489 ГК РФ). Это связано с тем, что распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путем предоставления его по лицензионному договору, не допускается (п. 4 ст. 1519 ГК РФ).
Внимание
Использовать наименование места происхождения товара может только то лицо, которое обладает исключительным правом на это средство индивидуализации.
Нарушение исключительных прав на товарный знак может повлечь за собой не только договорную ответственность. Продажа или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно используется обозначение, тождественное товарному знаку или сходное с ним до степени смешения, является признаком недобросовестной конкуренции (ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»), что может быть основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ.
Кроме того, незаконное использование товарного знака представляет собой и самостоятельный состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ (см. также постановления ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А43-955/2010, ФАС Дальневосточного округа от 12.10.2010 N Ф03-6887/2010).
Источник
Использование товарного знака под контролем правообладателя
Однако, пренебрегая использованием, правообладатель несет риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении всех или части товаров и/или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.
Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подается заинтересованным лицом в Суд по интеллектуальным права.
Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается Судом по интеллектуальным правам в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров и/или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет.
Решение Суда по интеллектуальным правам вступает в силу незамедлительно. Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.
Немаловажно, что до подачи искового заявления истцу надлежит соблюсти обязательный досудебный порядок путем направления предложения правообладателю, как это регламентировано пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заинтересованное лицо, которое полагает, что товарный знак не используется в отношении всех или части товаров и/или услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех или части товаров и/или услуг.
Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
У правообладателя есть два месяца, чтобы предпринять те действия, которые указаны в предложении, и если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
На подачу искового заявления у заинтересованного лица будет только тридцать дней, этот срок ограничен Гражданским кодексом Российской Федерации. Если в течение тридцати дней заинтересованное лицо не подаст исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам, то оно вынуждено будет пройти вся процедуру заново.
По делу о досрочном прекращении правовой охраны в суде и истцу, и ответчику надлежит представить доказательства.
Истец должен обосновать и доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Судебная практика основывается на «широком» подходе к установлению заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предполагающем, что заинтересованными могут быть признаны не только производители товаров, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте продукции, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с не использующимся правообладателем товарным знаком.
Ответчик – правообладатель товарного знака должен представить доказательства использования.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ «Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.»
В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ «Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.»
Законодательство допускает, что товарный знак может использоваться различными лицами, при этом четко определен субъектный состав
- Правообладатель товарного знака.
- Лицо, которому предоставлено право использования на основании лицензионного договора.
- Лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя.
По первому лицу – правообладателю, в принципе редко когда возникают вопросы. Основное, на что можно обратить внимание, это ситуация, при которой за предшествующий подаче иску трехлетний период у товарного знака сменилось несколько правообладателей.
Как известно, течение трехлетнего срока не прерывается из-за отчуждения исключительного права новому владельцу. (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2018 по делу № СИП-311/2017) В этой связи, доказательства использования допускается представлять от каждого (одного или нескольких) правообладателей. Главное, чтобы документы подтверждали использование именно в тот период, когда то или иное лицо было правообладателем. При этом нет необходимости в обязательном порядке представлять доказательства от всех правообладателей, достаточно если товарный знак использовался в трехлетний период только одним правообладателем и представлять доказательства от него.
Второй субъект – лицензиат. Гражданский кодекс Российской Федерации допускает надлежащее использование товарного знака как по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ), так и по договору коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ). В этой связи под использованием товарного знака признается использование его не только стороной лицензионного договора (лицензиатом), но и стороной договора коммерческой концессии (пользователем).
При этом необходимо учитывать, что при заключении договора лицензиат берет на себя обязательства обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
Третий субъект – это лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя.
На уровне законодательства определенных требований нет. В настоящее время формируется судебная практика и становится более понятно, как в суде доказать, что лицо, использующее товарный знак, и от имени которого представляются доказательства, является лицом, действующим под контролем правообладателя в контексте пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. Судебная практика формируется следующим образом и уже сформулированы основные положения для данной категории споров.
Признание факта использования товарного знака под контролем правообладателя применительно к положениям пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не ставится в зависимость от наличия государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака или соответствующего договора.
При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в частности, в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака. (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 по делу № СИП-728/2016)
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-379/2017)
При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли. (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 по делу № СИП-728/2016)
Контроль со стороны правообладателя может иметь разное содержание в зависимости от способов использования товарного знака. При этом при производстве товара он может выражаться, в частности, в контроле качества товара, объемов производства и реализации и прочее.
Аналогичная позиция содержится в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 по делу № СИП-193/2013 (Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.07.2014 № ВАС-9035/14 отказано в передаче дела № СИП-193/2013 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора данного Постановления), от 26.12.2014 по делу № СИП-140/2014 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2015 № 300-ЭС15-1462 отказано в передаче дела № СИП-140/2014 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства данного Постановления) и от 08.06.2016 по делу № СИП-182/2015.
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2017 по делу № СИП-638/2016)
Контроль со стороны правообладателя может быть различным для случая, когда товарный знак используется иным лицом при производстве товара (контроль качества товара, объем производства и реализации и проч.), и для случая импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации. В последнем случае необходимость в дополнительном контроле качества и объемов производства товара отсутствует.
Аналогичная позиция высказывалась в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 по делу № СИП-193/2013, от 26.12.2014 по делу № СИП-140/2014, от 23.04.2015 по делу № СИП-192/2014 и от 08.06.2016 по делу № СИП-182/2015.
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.09.2016 по делу № СИП-475/2015)
Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц, предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2017 по делу № СИП-662/2016)
Использованием товарного знака по смыслу статьи 1486 ГК РФ не может быть признано перемещение товаров, маркированных спорным товарным знаком, осуществляемое между аффилированными лицами.
(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2017 по делу № СИП-502/2016)
Или может быть признано использованием.
«На основании установленной судом аффилированности указанных лиц, а также вышеупомянутого дистрибьюторского договора суд пришел к выводу о том, что утверждение ответчика, согласно которому реализация внутридермальных имплантатов под спорным обозначением на территории Российской Федерации осуществляется обществом «Алерган СНГ САРЛ» под контролем правообладателя носит непротиворечивый характер.»
(Решение Суда по интеллектуальным правам по 17.10.2018 по делу № СИП-637/2018 оспаривается в кассационной инстанции).
Наиболее распространено использование товарного знака под контролем правообладателя между афиллированными лицами, входящими в холдинг или иную группу лиц. Также зачастую между не связанными между собой корпоративными узами участниками рынка заключатся различные соглашения.
Однако, несмотря на то, как обосновываются и чем доказывается наличие взаимосвязи и/или гражданско-правовых отношений между правообладателем товарного знака и лицом, использующим этот товарный знак, немаловажное значение для принятия судом этого довода является доказать наличие контроля со стороны правообладателя.
В случае, если использование осуществляет лицензиат на основании зарегистрированного лицензионного договора, то доказывать наличие контроля со стороны правообладателя необходимости нет.
Источник
