Способы использования изобретения могут быть

Способы использования изобретения могут быть

ГК РФ Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ

Споры в суде общей юрисдикции:

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.

Источник

Изобретение

Изобретение — решение технической задачи, относящееся к материальному объекту — продукту, или процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств — способу (в отличие от законодательств промышленно развитых государств, в российском законодательстве этому понятию дано правовое определение).

Альтернативное определение: изобретение – созданное человеком средство (способ) для управления силами природы, с помощью которого по-новому и нетривиальным образом решается какая-либо проблема в любой области человеческой деятельности.

Изобретение является объектом промышленной собственности (интеллектуальной собственности относящейся к сфере промышленного производства).

Изобретение является нематериальным объектом собственности, то есть предметом владения, пользования и распоряжения является само право (исключительное право), а не материальный объект, являющийся прямым или косвенным результатом его (права) реализации.

Являясь объектом права авторства (личного неимущественного права), изобретение не является объектом авторских прав; поэтому, право на изобретение:

• возникает только в результате его (изобретения) государственной регистрации (а не автоматически в силу международного договора);
• не действует за пределами государства регистрации (принцип независимости).

Материальные нормы патентного права

Объекты прав на изобретение

Не любой результат интеллектуальной деятельности подлежит правовой охране и считается изобретением по определению и в силу изъятий, установленных законодательством.

Изобретением считается техническое решение, относящееся к продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений или животных) или способу (под которым понимается процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению известного продукта по новому назначению.

Решение (в любой области человеческой деятельности) считается техническим, если при его осуществлении или применении объективно (в онтологическом аспекте) достигается какой-либо эффект (наблюдается какое-либо явление или обнаруживается какое-либо свойство).

Решения, не ведущие к достижению каких-либо эффектов и/или к каким-либо изменениям в состоянии материи, а ограничивающиеся лишь ментальными проявлениями и/или выражающиеся в субъективных оценках (повышение зрелищности, занимательности), так же как и решения, суть которых сводится исключительно к соблюдению определенных договоренностей между участниками (правила, распорядки) или явления природы, не несущие на себе отпечатка человеческой изобретательности, не признаются техническими.

В качестве изобретений не могут охраняться результаты интеллектуальной деятельности, которые не отнесены законом к объектам имущественных (а тем более, личных неимущественных) прав:

• идеи
• концепции
• принципы;
• факты;
• открытия;
• научные теории;
• процессы и методы, не подпадающие под определение способа, установленное законом;
• языки программирования;
• математические методы;
• способы осуществления мыслительных операций;
• правила и методы игр;
• решения организационных задач, способы ведения хозяйственной деятельности;
• решения, заключающиеся только в представлении информации;
• биологические способы получения живых организмов (за исключением микроорганизмов).

Не являются объектами изобретения:

• сорта растений;
• породы животных;
• топологии интегральных микросхем;
• решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
• программы для электронных вычислительных машин.

Не могут быть объектами прав решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, в частности:

• способы клонирования человека;
• способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
• использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.

Патентоспособность изобретения

Техническое решение способно к правовой охране (патентоспособно) в качестве изобретения, если оно обладает:

• новизной (до даты приоритета заявленное техническое решение не было частью уровня техники);
• изобретательским уровнем (сведения о влиянии особенностей технического решения на достигаемый с их помощью технический результат не были частью уровня техники);
• промышленной применимостью (техническое решение осуществимо на практике и пригодно по заявленному назначению).

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными где-либо в мире до даты приоритета.

Патентные права

Права на изобретение регулируются патентным законодательством.

Права на изобретение возникают с момента его государственной регистрации.

Документом, подтверждающим право на изобретение является патент.

Срок действия патента на изобретение составляет двадцать лет с даты подачи первоначальной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок действия патента на изобретение, на применение которого требуется получение разрешения, может быть продлен на срок, потребовавшийся для получения первого такого разрешения за вычетом 5 лет, но не более чем на 5 лет.

По истечении срока действия патента изобретение переходит в общественное достояние, т.е. может быть использовано любым лицом без согласия патентообладателя и без выплаты авторского вознаграждения.

Действие патента прекращается досрочно в случае неуплаты пошлин за его поддержание в силе.

В течение всего срока действия патент может быть признан недействительным (действие патента считается прекращенным с момента подачи заявки):

• в случае признания изобретения несоответствующим условиям патентоспособности;
• при наличии в формуле изобретения признаков, которые отсутствовали в материалах на дату подачи заявки;
• в случае выдачи патента лицу, которое в силу закона или договора не обладало правами на его получение;
• в случае неуказания в патенте действительных авторов изобретения.

Территория действия патентных прав

Патент Российской Федерации на изобретение имеет силу только на территории Российской Федерации. За пределами охраняемой территории любое лицо вправе на законных основаниях использовать изобретение без выплаты вознаграждения.

Зарубежные патенты не имеют силы на территории Российской Федерации, за исключением случаев установленных международным договором Российской Федерации.

Субъекты патентных прав

Гражданин, творческим трудом которого создано изобретение считается автором (изобретателем).

Лицо (физическое и/или юридическое), испрашивающее патент на свое имя называют заявителем.

Лицо (физическое и/или юридическое), обладающее исключительными правами на изобретение называют патентообладателем.

Право на получение патента на изобретение принадлежит автору, если законом или договором не установлено иное.

Автору принадлежат следующие субъективные права:

• Право авторства (личное неимущественное) — право признаваться автором изобретения. Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение и при предоставлении другому лицу права его использования.
• Право на получение вознаграждения (личное имущественное), в случае если изобретение является служебным или создано при выполнении договора и исключительные права не принадлежат автору.

Патентообладателю принадлежит исключительное право (имущественное), т.е. право по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование изобретения. Использование изобретения без согласия правообладателя влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими законами РФ.

Объем патентных прав

Предмет охраны и ее границы определяются независимыми пунктами формулы изобретения, содержащейся в патенте. Описание изобретения и фигуры чертежей привлекаются лишь для толкования формулы изобретения. Название изобретения является частью его описания и самостоятельного правового значения не имеет. Реферат служит только для информационных целей и для толкования формулы изобретения не применяется.

Использование изобретения

Квалифицирующими признаками использования изобретения является наличие в продукте (в способе) всех признаков, обозначенных в независимом пункте формулы изобретения, или эквивалентных им признаков. В случае отсутствия в продукте (в способе) хотя-бы одного из признаков, обозначенных в независимом пункте формулы изобретения, изобретение не считается использованным, если различающиеся признаки не являются эквивалентными.

Фактами прямого использования изобретения считаются, в частности:

• ввоз на территорию Российской Федерации,
• изготовление,
• применение,
• предложение о продаже,
• продажа,
• иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

Фактами косвенного использования изобретения считается совершение вышеперечисленных действий в отношении:

• продукта, полученного непосредственно запатентованным способом,
• устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

Фактом прямого использования также считается осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Зависимость патентных прав

Патентообладатель вправе использовать свое изобретение лишь в том случае, если при этом не используются охраняемые объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, когда бы такие права ни возникли. Патент на изобретение, использование которого невозможно без использования изобретения третьего лица называют зависимым. Следствием этого является то, что не любое патентоспособное техническое решение обладает патентной чистотой, и наоборот.

Проблема использования зависимых изобретений патентообладателями решается посредством кросс-лицензирования или выдачи принудительной лицензии.

Ограничения патентных прав

Любое лицо, приступившее к использованию изобретения или сделавшее необходимые приготовления для этого до даты подачи заявки, либо в период между датой досрочного прекращения патента до публикации сведений о его восстановлении, может продолжить использование изобретения без расширения объемов использования и без выплаты вознаграждения патентообладателю (право преждепользования и послепользования).

Не считается нарушением патента использование охраняемого технического решения:

• в конструкции или при эксплуатации транспортного средства иностранного государства, временно или случайно находящегося в водах, воздушном пространстве или на территории России, при условии, что изобретение (полезная модель) используется исключительно для нужд указанного средства;
• с научной целью или в порядке эксперимента;
• при чрезвычайных обстоятельствах с уведомлением о таком использовании сразу, как это станет практически возможным, и с выплатой патентообладателю соответствующей компенсации;
• разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам.

Исчерпание патентных прав

Лицо, приобретшее товар, в котором воплощено изобретение, у патентообладателя или с его согласия, вправе распоряжаться таким товаром по своему усмотрению без каких-либо ограничений со стороны патентообладателя и без выплаты ему вознаграждения.

Временная правовая охрана

С момента публикации сведений о заявке на изобретение и до момента выдачи патента, изобретению предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, или в объеме формулы изобретения, с которой выдан патент, в зависимости от того какой из объемов меньше. Патентообладатель вправе требовать компенсации за использование изобретения в период с даты публикации сведений о заявке до получения патента.

Обязанности патентообладателя

• использовать изобретение,
• уплачивать пошлины за поддержание патента в силе,
• уплачивать вознаграждение авторам за использование изобретения (если авторы и патентообладатели разные лица).

Неиспользование изобретения является основанием для выдачи принудительной лицензии, а неуплата пошлины – основанием для досрочного прекращения действия патента.

Процедурные нормы патентного права

Для получения прав на изобретение правильно оформленная заявка на изобретение подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявителем лично, через представителя, патентного поверенного Российской Федерации или иное лицо.

За совершение юридически значимых действий с заявкой на изобретение взимается патентная пошлина.

Экспертиза заявок осуществляется в два этапа:

• на этапе формальной экспертизы проверяется правильность оформления заявки, ее комплектность, правильность уплаты пошлин;
• на этапе экспертизы по существу проверяется соответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности.

Экспертиза по существу осуществляется после завершения формальной экспертизы по ходатайству заявителя или третьего лица; ходатайство может быть подано в течение трех лет с даты подачи заявки.

Экспертиза может направить заявителю:

• отчет (об информационном поиске);
• запрос;
• уведомление (о результатах рассмотрения ходатайств, о результатах рассмотрения заявки и др.);
• решение (о выдаче патента, об отказе в выдаче патента и о признании заявки отозванной).

В процессе рассмотрения заявки заявитель может:

• внести изменения в материалы заявки;
• передать право на получение патента другому лицу;
• подать выделенную заявку;
• преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель;
• досрочно опубликовать сведения о заявке;
• представить ответ на запрос, уведомление, решение экспертизы;
• подать жалобу (требование о восстановлении своих прав);
• отозвать заявку.

Решения экспертизы могут быть обжалованы в административном порядке в Палате по патентным спорам, а после этого – в суде.

Процедурные сроки для совершения юридически значимых действий установлены в ГК РФ и подзаконных актах. Срок экспертизы и срок регистрации патента РФ в Государственном реестре не установлены законодательством.

Распоряжение патентными правами

Акты распоряжения правами на изобретение, относящиеся к предоставлению права пользования, отчуждению, и залогу прав на изобретение, подлежат обязательной государственной регистрации.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение

«По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента)»

Лицензионный договор о предоставлении права на использование изобретения

По лицензионному договору обладатель исключительного права на использование изобретения (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования изобретения в предусмотренных договором пределах. При этом лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Лицензионный договор может предусматривать:

• предоставление лицензиату права использования изобретения с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая, неисключительная лицензия);
• предоставление лицензиату права использования изобретения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия)
• предоставление лицензиату права использования изобретения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам и права использования изобретения (полная исключительная лицензия).

Открытая лицензия на изобретение

«Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения (открытой лицензии). В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение в силе уменьшается на пятьдесят процентов, начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.»

Принудительная лицензия на изобретение

При возникновении конфликта между интересами правообладателей и производителей товаров и услуг, в которых используется изобретение, обуславливающего недостаточное предложение на рынке соответствующих товаров и услуг, законодатель предусматривает судебный порядок принуждения правообладателя к мирному разрешению конфликта путем заключения лицензионного договора на условиях предусмотренных статьёй 1362 ГК РФ.

Защита патентных прав

Право на изобретение может быть защищено только после регистрации патента в Государственном реестре.

К патентным правам применяется частно-правовая модель защиты прав: бремя выявления, расследования, доказывания и пресечения нарушений, связанных с возникновением, действием и прекращением прав на изобретение, а также бремя негативных последствий, вытекающих из действий по защите своих прав, несет та сторона, которая обращается за защитой.

Средства защиты патентных прав предусмотрены гражданским, административным (п.2 ст.7.12 КоАП) и уголовным законодательством (ст.146 и 147 ГК РФ), а также законодательством о защите конкуренции.

Результатом защиты патентных прав может быть применение к нарушителю мер защиты и мер ответственности для восстановления положения, существовавшего до момента нарушения.

По общему правилу применение мер ответственности, в том числе истребование компенсации убытков и упущенной выгоды возможно при наличии вины нарушителя. Возможность применения мер защиты (например, запрещения использования изобретения или предотвращение угрозы использования) не зависит от вины нарушителя.

Получение правовой охраны изобретения за рубежом

Первая заявка подается в патентное ведомство страны происхождения изобретения.

Право приоритета признается участниками Союза по охране промышленной собственности при условии подачи международной или конвенционной заявки в течение 12 месяцев с даты подачи первой заявки, приоритет которой испрашивается. Несоблюдение этого срока по любым причинам влечет потерю права приоритета.

Если после потери права приоритета сведения об изобретении стали общедоступными (например, в связи с публикацией патента или сведений о заявке), территориальная охрана изобретения не может быть расширена в отношении государств, требующих мировой новизны.

Субъекты профессиональная деятельности

Оценка изобретений

Оценка нематериальных активов осуществляется профессиональными оценщиками.

Судебная экспертиза

Эксперты могут привлекаться в судебном процессе, если для установления фактов требуются специальные знания. Требования к лицам, осуществляющим деятельность в данной области (за исключением наличия специальных знаний) не установлены законодательством.

Создание и патентование изобретения

Субъектами оказания профессиональной помощи по вопросам возникновения, действия и прекращения прав на изобретение являются квалифицированные патентоведы (то есть лица, имеющие соответствующую квалификацию) и патентные поверенные Российской Федерации (то есть лица, имеющие соответствующий статус).

Соотношение права на изобретение с правом на полезную модель и правом на промышленный образец

Отличие полезной модели от изобретения состоят:

• в объекте правовой охраны (только техническое решение, относящееся к устройству),
• в сроке действия патентных прав (10 лет с возможностью продления на 3 года)
• в том, что не проверяется соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности;
• в условиях патентоспособности: только новизна совокупности существенных признаков и наличие промышленной применимости.

Заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель до даты публикации сведений о ней (заявке на изобретение). Заявка на полезную модель может быть преобразована в заявку на изобретение до принятия по ней решения. За пределами этих сроков такое преобразование может быть фактически осуществлено путем подачи выделенной заявки до даты регистрации патента по первоначальной заявке в Государственном реестре.

Заявка на изобретение не может быть преобразована в заявку на промышленный образец.

Патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец не могут быть преобразованы друг в друга.

Действие евразийского патента может распространяться на территорию Российской Федерации.

Основное отличие Евразийской патентной системы состоит в более удобных процедурных нормах патентного права, в возможности ускорения делопроизводства по заявкам,

Отличие в материальных нормах состоит в том, что согласно евразийскому законодательству предложение к применению охраняемого способа является нарушением.

К недостаткам Евразийской патентной системы можно отнести сравнительно высокие пошлины.

Если российский патент на изобретение и евразийский патент выданы одному и тому же лицу на одно и то же изобретение и имеют одинаковую дату приоритета, распоряжение патентными правами, вытекающими из таких патентов осуществляется согласованно (по аналогии с распоряжением неделимой вещью).

При наличии евразийского патента и российского патента на полезную модель закон не устанавливает специальный порядок распоряжения правами. Представляется, что в этом случае порядок распоряжения правами на неделимую вещь может применяться по аналогии.

Российское патентное право принадлежит к романо-германской правовой семье и в части материальных норм патентного права имеет много общего с патентным законодательством Германии и Европейским патентным законодательством.

Впрочем, недостатки сложившейся правоприменительной практики не вполне компенсируются хорошей наследственностью российского патентного права, что отражает общие проблемы судебной системы Российской Федерации.

Вызывает недоумение, в частности, Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации (ВАС РФ) от 13 декабря 2007 г. № 1221, п. 9 которого гласит: «При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета».

Смысл этой нормы заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение даже в том случае, если при этом будет использовано другое охраняемое решение, причем без согласия другого патентообладателя.

Среди недостаточно урегулированных в российском патентном праве вопросов могут быть отмечены вопросы о границах применения доктрины эквивалентов и некоторые другие вопросы.

Источник