Способ передачи товарного знака

Передача исключительных прав

Существует два вида распоряжения правами на интеллектуальную собственность, которые могут принести прибыль их правообладателям или авторам. Первый способ является самым распространенным: объект используется самостоятельно в производстве конечного продукта или услуги, либо, если это средство индивидуализации, для продвижения компании. Второй вариант предполагает передачу таких прав третьим лицам за фиксированное или периодическое вознаграждение.

Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Распоряжение исключительными правами на патенты и товарные знаки

Процедура распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки, знаки обслуживания и т. д.) несколько отличается от процедуры распоряжения правами на объекты авторского права (произведения). Правообладатель может распоряжаться своим исключительными правами двумя способами: передавая права использования или отчуждая данный объект.

Передача права использования

В этом случае правообладатель сохраняет за собой исключительное право на объект интеллектуальной собственности, например товарного знака, но использовать данный объект могут и другие лица. Такое распоряжение может быть оформлено лицензионным договором, а также договором коммерческой концессии или, как его еще называют договором франшизы.

В рамках лицензионного договора передаются права на один вид объектов, в рамках договора коммерческой концессии передаются права на комплекс исключительных прав, включающий товарный знак или знак обслуживания, а также патенты, ноу-хау и другие объекты.

Обычно, договоры на использование исключительного права имеют ограничения: по времени действия (устанавливается срок действия договора), территориально (право на использование объекта распространяется только на конкретный регион), также ограничение может касаться способов использования переданного объекта.

Также правообладатель может передавать право использования одной и той же интеллектуальной собственности нескольким лицам, если в договоре не определена исключительность такой передачи.

Отчуждение (передача) прав на объекты интеллектуальной собственности

В этом случае первоначальный собственник объекта полностью передает все без исключения свои права приобретателю. Наряду с правами на приобретателя переходят и обязанности, связанные с объектом.

К таким обязанностям относится обязанность соблюдения договоров, в которых третьим лицам предоставлено право использования приобретенного объекта интеллектуальной собственности (договоры коммерческой концессии или франчайзинга, а также лицензионные договоры).

Также отчуждение исключительных прав называется уступкой исключительных прав. Внимание! Не стоит путать данное определение с уступкой права на получение патента или свидетельства на средство индивидуализации, которая может быть произведена еще до регистрации объекта интеллектуальной собственности.

Стоит помнить, что сторонами в ряде договоров, связанных с передачей исключительных прав на патенты и средства индивидуализации, могут быть только юридические лица и предприниматели (договор коммерческой концессии, лицензионный договор и договор отчуждения, по которым передаются товарные знаки или иные средства индивидуализации). Обратите внимание: договоры, в которых сторонами являются юридические, лица могут быть только возмездными.

Еще одной отличительной чертой передачи прав на интеллектуальную собственность становится их обязательная государственная регистрация в Федеральном институте промышленной собственности.

Передача прав на товарный знак

Передача прав на товарный знак может быть осуществлена с помощью оформления нескольких видов договоров:

• Лицензионного договора, по которому товарный знак передается во временное пользование. В случае, когда происходит передача прав на торговую марку по лицензионном договору, владелец знака может предоставить возможность использовать свой зарегистрированный бренд только в части защищенных классов МКТУ или же на ограниченной территории. Также правообладатель может предоставить возможность использовать свой товарный знак сразу нескольким компаниям.
• Договор коммерческой концессии (франчайзинга). В рамках одного договора франшизы правообладатель может передать в пользование не только товарные знаки, но и патенты, ноу-хау, коммерческое обозначение, а также иные объекты интеллектуальной собственности.
• Договор отчуждения товарного знака. Производится передача всех прав на товарный знак без исключения. В этом случае первоначальный правообладатель утрачивает любые права на товарный знак. Также договор отчуждения называют договором купли-продажи товарного знака.;
• Договор залога товарного знака. Товарный знак передается в залог как обеспечение займа денежных средств.

Договор на передачу авторских прав на произведения

Договорные отношения в сфере авторских прав регулируются несколькими видами договоров. В связи с тем, что право на произведение возникает с момента его создания, а не с момента его государственной регистрации, обязательная регистрация договоров по передаче объектов авторских прав отсутствует. Исключением является договор отчуждения исключительных прав на программу ЭВМ, который все же должен пройти государственную регистрацию, если сама программа ЭВМ зарегистрирована в Роспатенте.

Договор об отчуждении исключительного права на произведение

Договор предусматривает передачу авторских прав на произведение к приобретателю в полном объеме, в отношении любых видов использования на территории мира. Приобретатель получает право распоряжаться приобретенным имуществом, не ограничиваясь какими-либо рамками.

Узнать подробнее об особенностях договора отчуждения или заказать услуги.

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения

Правообладатель или автор произведения может предоставить приобретателю исключительную или неисключительную лицензию. Согласно общему правилу, лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме, однако, для передачи произведений предусмотрены исключения. В устной форме может заключаться лицензионный договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, а также в форме оберточной лицензии может заключаться договор о предоставлении права использования программы ЭВМ и базы данных.

Издательский лицензионный договор

Данный вид договора заключается между автором и лицом, которое будет производить издание произведения. Издание произведения должно произойти в установленный в договоре срок. В случае, если произведение не опубликовано в срок, автор может расторгнуть с издателем договор без возмещения причиненных убытков.

Договор авторского заказа

Договор авторского заказа произведения отличается от всех остальных договоров тем, что автор произведения и будущий его правообладатель могут заключить договор о передаче прав на произведение еще до создания такого произведения. Договором авторского заказ определяется результата, который должен быть получен по итогам исполнения, а также срок исполнения такого договора. За ненадлежащее исполнение договора заказчик может привлечь автора к ответственности, предусмотренной в договоре.

Услуги и цены

Для согласования договора коммерческой концессии и регистрации его в Роспатенте.

• проверка отсутствия обременений, полномочий правообладателя
• проверка договора или представление стандартного проекта договора
• проверка договора на отсутствие налоговых рисков
• оплата государственной пошлины
• подача пакета документов на регистрацию в ФИПС
• ведение делопроизводства
• получение зарегистрированного договора

Подходит для сделки по передаче одного объекта интеллектуальной собственности.

• проверка отсутствия обременений, полномочий правообладателя
• проверка лицензионного договора или представление стандартного проекта договора
• оплата государственной пошлины
• подача пакета документов на регистрацию в ФИПС
• ведение делопроизводства
• получение зарегистрированного договора

Предусматривает углубленное изучение рисков и разработку безопасного договора, отвечающего потребностям клиента

• проверка отсутствия обременений, полномочий правообладателя
• проверка договора или представление стандартного проекта договора
• оплата государственной пошлины
• подача пакета документов на регистрацию в ФИПС
• ведение делопроизводства
• получение зарегистрированного договора

Кратко о том, какие выгоды и возможности дает
оценка товарного знака по доходному методу

Источник

Опасно ли передавать права на товарный знак своему ООО?

Кажется, через оплату товарного знака ООО может выводить наличные. Я обналом заниматься не собираюсь, но хочется узнать о рисках.

Читательница Анастасия спрашивает:

У меня ИП, я собираюсь зарегистрировать товарный знак, а потом — может, через полгодика, открыть ООО с партнерами и дать этому ООО право использовать мой знак за определенную плату: подписываем договор, ООО пользуется моим знаком и платит за это каждый месяц некую сумму.

Но что-то мне подсказывает, что налоговую это может заинтересовать, — ведь через оплату товарного знака ООО по сути может выводить наличные. Я обналом заниматься не собираюсь, но хочется заранее знать о рисках.

Опасно, если у ИП 100% доля в ООО и он выводит деньги сразу

Анастасия, ИП может передать ООО право на использование товарного знака — это называется лицензированием и похоже на аренду: владелец знака как бы сдает его другим людям и получает деньги. А налоговая может заподозрить обнал.

Налоговая будет рассматривать все сделки между ИП и ООО, если:

• ООО на 100% принадлежит ИП;
• ИП сразу выводит деньги, которые ему приходят за использование товарного знака. Например, деньги пришли в 10:00, а в 10:15 он уже снял их в банкомате;
• ИП больше ничем не зарабатывает;
• плата за использование знака подозрительно большая. Нет конкретных цифр, всё относительно: например, платить 300 000 рублей за пользование товарным знаком Теремка нормально, а за знак Ромашки — нет.

По этим признакам налоговая понимает, что ООО платит самому себе и так выводит деньги из компании.

Обычно налоговая не подает в суд, а приходит с требованием к ИП: заплатите налоги с лицензирования как физическое лицо — по ставке 13%, а не, например, 6%, как на упрощенке. Еще может потребовать расторгнуть договор и вернуть деньги обратно ООО. А потом ИП или ООО могут обжаловать требование налоговой в суде.

Скажем прямо: для вывода налички передача предпринимателем прав на товарный знак своему ООО — не очень умная схема.

Не так опасно, если в ООО есть партнеры

Если доля ИП в ООО меньше половины, а вторая часть принадлежит партнерам, ситуация уже не выглядит для налоговой такой подозрительной. Но тут важно, чтобы партнеры не были номинальными, например, не подойдут:

• мама, папа, бабушка, дедушка ИП;
• сестры, братья и другие родственники ИП;
• муж или жена ИП.

Партнер не должен быть связан с ИП семейно-бытовыми отношениями, иначе налоговая посчитает, что это не реальное, а номинальное партнерство ради обнала.

Если партнеры реальные, а доля ИП меньше 50%, ситуацию можно объяснить. Давайте разберем на примере, каким может быть объяснение.

Я — ИП Петрова. Раньше придумывала и шила одежду и продавала ее. Для этого бизнеса зарегистрировала товарный знак, но через какое-то время поняла, что больше дизайном и пошивом одежды заниматься не хочу, а хочу печь торты.

Товарный знак у меня довольно известный и красивый, процессы налажены, клиенты есть, поэтому я решила открыть ООО с партнерами: моя доля — 20%, и я там ничего не делаю, всем занимаются партнеры. Они же отдельно платят мне за использование товарного знака — ООО он нужнее. Так бизнес по пошиву одежды продолжает работать и приносить прибыль, а я — заниматься тортами.

ООО платит все налоги, я тоже плачу налоги и взносы. При этом как ИП я веду другую деятельность, и это видно. Например, в этом месяце платила зарплату кондитеру, аренду за цех, заказывала продукты у оптовика и рекламу у агентства.

У налоговой может возникнуть вопрос: «А не отмывает ли ООО деньги, прикрываясь договором лицензирования?», но всё закончится хорошо, если:

• ООО и ИП платят все налоги;
• ИП работает по-настоящему и в идеале занимается другим видом деятельности;
• ИП не выводит деньги на подозрительные счета;
• плата за использование знака — не единственный доход ИП;
• плата разумная.

Возможно, налоговая попросит обосновать стоимость прав на использование товарного знака. Тогда можно заказать отчет об оценке стоимости исключительного права на товарный знак.

Чтобы передать права на товарный знак, нужно заключить лицензионный договор. Как это сделать, мы рассказывали в другой статье.

За конкретикой лучше обращаться к местному специалисту

Я сталкивался с такой историей, когда люди заключали лицензионные договоры между своими ИП и ООО. Мое участие в этом процессе было в том, чтобы зарегистрировать товарный знак, подготовить договор и провести его регистрацию в Роспатенте. По вопросу налогообложения я в таких случаях всегда отправлял проконсультироваться к бухгалтеру, причем не к какому-то конкретному, а именно из того региона, где работает компания.

Роспатент один на всю страну, с ним можно работать удаленно, вопросов нет. Но вот налоговая в каждом регионе своя, и у каждой своя специфика. Поэтому налоговые советы общие какие-то могут быть, но за конкретикой лучше обращаться к местному специалисту, желательно бывшему сотруднику этой налоговой.

На практике мне не встречались дела, когда налоговая бы доначислила что-то по таким сделкам. Я слышал, что к этим отношениям применяются общие критерии: чтобы не было взаимозависимых лиц; чтобы сделка не была в ущерб компании, и всё такое.

Говорят, что если за товарный знак платят меньше 10% от оборота компании, вопросов возникнуть не должно. Но это информация на уровне знакомых знакомых, на какие-то конкретные акты или судебные решения я здесь сослаться не могу — у меня их не было в практике.

Отчет об оценки стоимости исключительного права на товарный знак, он же отчет об оценке стоимости нематериального актива, делает эксперт-оценщик. Стоимость считают затратным подходом или по проценту от выручки:

• затратный подход — считают, сколько денег потратили на разработку и регистрацию товарного знака;
• процент от продаж — считают по проценту от выручки с продажи товаров, которые маркированы этим товарным знаком. Обычно получается 10-20% годовой выручки.

Cама по себе популярность товарного знака не сильно влияет на его оценку. Оценщик будет смотреть не на страницу бренда в инстаграме, а на реальную выручку с продаж товара с этим знаком.

Еще у оценщиков есть какие-то колдовские методы: однажды только что зарегистрированный товарный знак мне оценили в 64 млн рублей, поставили их на баланс компании и увеличили уставный капитал на стоимость знака. Но я в подробности не вникал, попросил эксперта — он оценил, и всё, сам отчет я не видел.

Источник