Признание исключительного права как способ защиты права
ГК РФ Статья 1252. Защита исключительных прав
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1252 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:
1) о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
3) о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;
4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи — к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя — к нарушителю исключительного права.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. В порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права могут быть приняты соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы, запрет на осуществление соответствующих действий в информационно-телекоммуникационных сетях, если в отношении таких материальных носителей, оборудования и материалов или в отношении таких действий выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
О выявлении конституционно-правового смысла п. 4 ст. 1252 см. Постановление КС РФ от 13.02.2018 N 8-П.
4. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.
5. Орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5.1. В случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2019 N 177-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.
Не требуется предъявления правообладателем претензии до предъявления им требования, указанного в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 1 и пункте 5 настоящей статьи.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 01.07.2017 N 147-ФЗ)
6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.
Если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет.
Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.
Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:
в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6.1. В случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
7. В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.
Источник
Проблема исков о ненарушении исключительных прав в РФ
Дайджест №4, Highlight #2: Иски о ненарушении исключительных прав
Сущность института
Заинтересованное лицо обращается в суд с требованием признать, что:
- в его действиях отсутствует нарушение исключительных (как правило, патентных) прав ответчика;
- в продукте, который он производит, предлагает к продаже (либо только намеревается) не использовано запатентованное ответчиком решение.
Ответчиком выступает правообладатель. В случае удовлетворения иска суд признает, что истец не нарушает исключительное право правообладателя; в его продукте не используется запатентованное решение.
Обычно подобные иски рассматриваются при условии, что сам правообладатель создал ситуацию правовой неопределенности для истца. Например:
- правообладатель направил истцу претензию о том, что он нарушает его исключительное право, но тянет с подачей иска;
- истец направил правообладателю письмо с просьбой подтвердить, что в его действиях отсутствует нарушение, а правообладатель отказался это сделать.
Почему в IP существует необходимость в подобных исках?
В вещно-правовой сфере сложно представить ситуацию, когда у субъекта возникают обоснованные сомнения, использует он чужую вещь (и нарушает тем самым права собственника) или нет. Но в патентной сфере подобные ситуации вполне возможны:
- Объем патентной охраны определен перечисленными в заявке признаками формулы. Как любые другие лексические единицы они лишь с определенной долей условности отражают явления материального мира и могут различным образом толковаться. Тем более правообладатели нередко используют достаточно неопределенные абстрактные формулировки при раскрытии признаков изобретения. В таком случае добросовестный истец может быть не уверен: используются в его продукте все признаки формулы или нет? Ситуацию усложняет то, что в случае с изобретениями правовая охрана распространяется в том числе на продукты, содержащие эквивалентные признаки. Эквивалентной заменой признана замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области. Такое понятие носит в известной мере оценочный характер. Как показывает практика, даже суды нередко испытывают сложности при решении вопроса, являются ли признаки эквивалентными.
- Широкое распространение приобрело стратегическое патентование. Так, например, стратегия «патентные заросли», предполагает создание плотной сети пересекающихся прав на патентоохраняемые объекты, которые компания-конкурент должна взломать на своем пути, чтобы коммерциализировать разработки. В таком случае иным участникам крайне сложно выйти на рынок, не нарушив чужой патент, и однозначно определить, правомерны ли их действия.
Где и как применяется?
Великобритания. Возможность подачи иска о ненарушении прямо предусмотрена разделом 71(1) Закона о патентах 1977 г. Перед подачей иска заявитель должен обратиться к правообладателю за письменным подтверждением отсутствия нарушения патента. При отказе он имеет право обратиться с иском в суд или контрольный орган. Иск может быть заявлен как в отношении совершенного действия, так и планируемого.
ФРГ. Нормативным основанием для предъявления исков о ненарушении выступает ст. 256 Гражданско-процессуального кодекса ФРГ (Zivilprozessordnung), в соответствии с которой иск может быть подан для того, чтобы установить существование или отсутствие правоотношений, признать факт или установить, что он ложный. Истец при этом должен доказать наличие у него правомерного интереса. Предъявление иска о ненарушении не препятствует рассмотрению судом, имеющим юрисдикцию, иска правообладателя о нарушении исключительного права.
Нидерланды. Иски о ненарушении исключительных прав подаются на основании статьи 3:302 Гражданского кодекса Нидерландов, в соответствии с которой по требованию лица, непосредственно участвующего в юридических отношениях, суд может принять декларативное решение в отношении таких юридических отношений. Субъект может предъявить соответствующее требование при наличии у него правомерного интереса.
США. Иски о ненарушении рассматриваются в качестве важного средства поддержания баланса интересов производителей дженериковых и оригинальных препаратов на фармацевтическом рынке.
При подаче в Административное управления США по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) сокращенной заявки на регистрацию дженерика фармацевтическая компания должна сослаться на одно из четырех оснований (подробнее об этом читайте в разделе Workshop этого выпуска).
В ходе реформы 2003 г. дженериковые производители получили возможность предъявлять к правообладателям требования о признании ненарушения исключительного права (которые могут быть заявлены до предъявления правообладателем иска о нарушении), а также заявлять встречные требования об исключении указания патента из «Оранжевой книги» (издание Административного управления США по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA)). Для подачи иска о ненарушении в США не требуется предварительного получения от правообладателя претензионного письма. Заявитель должен лишь доказать, что между используемым и запатентованным техническими решениями существует действительный спорный вопрос (actual controversy).
Китай: Судебная практика признает, что иск о ненарушении является надлежащим способом защиты. Перед предъявлением иска правообладатель должен направить предполагаемому нарушителю претензию, с требованиями которой последний не согласен. В соответствии со ст. 18 «Толкований Верховного народного суда по вопросам, касающимся применения закона при рассмотрении споров о нарушении патентных прав», вступивших в силу 01.01.10, получило закрепление следующее правило. В ситуации, когда патентообладатель направляет предупреждение иному субъекту о нарушении патента, но не обращается в суд иском и не отзывает претензию, лицо, получившее претензию, или другое заинтересованное лицо после направления правообладателю напоминания о том, что он должен осуществить свои патентные права, может обратиться в суд с иском о признании спорного исключительного права ненарушенным.
Источник
