Компенсация как способ защиты исключительных прав

Статья 1252. Защита исключительных прав

Статья 1252. Защита исключительных прав

ГАРАНТ:

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ пункт 1 статьи 1252 настоящего Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 г.

1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи — к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя — к нарушителю исключительного права.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ пункт 2 статьи 1252 настоящего Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 г.

2. В порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права могут быть приняты соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы, запрет на осуществление соответствующих действий в информационно-телекоммуникационных сетях, если в отношении таких материальных носителей, оборудования и материалов или в отношении таких действий выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ в пункт 3 статьи 1252 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

ГАРАНТ:

О конституционно-правовом смысле положений пункта 4 статьи 1252 настоящего Кодекса см. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. N 8-П

4. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

ГАРАНТ:

В соответствии с п. 3 ст. 32.4 КоАП РФ по просьбе обладателя авторских прав или смежных прав ему могут быть переданы конфискованные экземпляры произведений и фонограмм

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 530-ФЗ в пункт 5 статьи 1252 настоящего Кодекса внесены изменения

5. Орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Пункт 5.1 изменен с 18 августа 2019 г. — Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 177-ФЗ

5.1. В случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.

Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.

Не требуется предъявления правообладателем претензии до предъявления им требования, указанного в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 1 и пункте 5 настоящей статьи.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ пункт 6 статьи 1252 настоящего Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 г.

6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ статья 1252 настоящего Кодекса дополнена пунктом 6.1, вступающим в силу с 1 октября 2014 г.

6.1. В случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

7. В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

Источник

Конституционный суд и компенсации за нарушения интеллектуальных прав

Компенсация является специальным способом защиты для объектов права интеллектуальной собственности (объектов IP) и альтернативой такому способу защиту как возмещение убытков за нарушение исключительного права. Преимущество компенсации состоит в том, что не нужно доказывать размер убытков, причиненных нарушением прав на объект IP.

Способы расчета компенсации

Компенсацию можно рассчитать тремя способами – твердый размер (от 10 000 до 5 млн рублей); двукратный размер от стоимости контрафакта; двукратный размер от стоимости права использования (от стоимости лицензии). В случае если нет контрафакта и лицензий, можно воспользоваться твердым размером. Необходимо определить справедливый, по мнению правообладателя, размер компенсации и аргументировать его для суда.

Размер присуждаемой компенсации

Размер компенсации зависит:

• от объема партии контрафакта (чем больше произведено контрафактного товара, тем выше размер компенсации) или
• от стоимости лицензии на право использования объекта IP (чем известнее товарный знак, или чем коммерчески полезнее изобретение, тем выше стоимость лицензии и, соответственно, размер компенсации);
• при выборе компенсации в твёрдом размере, её размер устанавливается в пределах от 10 000 до 5 млн рублей.

в Гражданском кодексе способы расчета сформулированы так, чтобы размер присуждаемой компенсации был выше причиненных убытков. Первые два способа расчёта исходят из правила «нарушитель платит дважды». Предполагается очевидным, что и компенсация в твёрдом размере должна соблюдать это правило.

В декабре 2016 года (Постановление КС РФ № 28-П от 13.12.2016) Конституционный суд предоставил судам возможность снижать размер компенсации в твёрдом размере ниже минимального размера, установленного ГК. Суд постановил внести соответствующие изменения в кодекс, однако законопроект, внесенный в ГД еще в 2017 году, так и не был принят, что было связано, в том числе, со сложностями поиска корректных формулировок, учитывая позицию суда.

КС распространил возможность такого снижения на ситуации, когда речь идет об индивидуальном предпринимателе, одним действием нарушающих права на несколько объектов IP, и только тогда, когда такое правонарушение совершено впервые, а использование объектов IP не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Но формулировки суда оказались недостаточно однозначными. Суды начали применять такой подход без надлежащей оценки обстоятельств дела и обоснования такого снижения, а также в отношении действий юридических лиц и при иных отличных обстоятельствах. Это привело к тому, что в практике закрепилась тенденция к снижению размера компенсации в принципе.

Полагаю, само по себе снижение размера компенсации до минимального размера (10 000 рублей) и ниже минимального является лишением правообладателя возможности эффективной защиты принадлежащего ему исключительного права.

В июле 2020 года вышло ещё одно Постановление КС РФ о компенсации (Постановление № 40-П от 24.07.2020), которое закрепило правило о возможности снижения компенсации с учетом обстоятельств конкретного дела.

Конституционный суд, говоря, что «размер … компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака)», приравнял цену договорного использования объекта IP и цену нарушения прав на него.

Таким образом, суд допускает снижение размера компенсации до цены договорного использования. С учетом того, что правообладатель может не обратиться за защитой нарушенных прав, финансовые риски нарушения отсутствуют, а компенсация теряет свою превентивную функцию. Более того, складывается такая ситуация, когда нарушать становится выгодно.

Ряд специалистов поддерживает позицию КС, указывая на её справедливость, и отмечая необходимость защиты от «экстремизма правообладателей».

Однако не могу согласиться с подходом КС не только из-за различного с судом понимания справедливости. Подход вызывает множество правовых вопросов. Так, суд указал на необходимость учета размера причинённых убытков при определении размера компенсации. Однако, чем обоснована необходимость выяснения размера причинённых убытков, если компенсация призвана избавить от этого правообладателя?

Компенсация и убытки — два альтернативных института, расчёт размера компенсации и убытков основаны на совершенно разных критериях. Компенсация несёт, как тут же отметил сам КС, штрафную функцию, то есть компенсация должна превышать размер убытков. Выходит, что подход КС приравнял компенсацию к убыткам, исключив тем самым специальный способ защиты исключительных прав.

Безусловно, позиция КС окажет существенное влияние на судебную практику. Постановление КС РФ № 40-П от 24.07.2020 уже активно используется судами, включая Суд по интеллектуальным правам (СИП).

Так, СИП в Постановлении от 13.11.2020 № С01-1276/2020 по делу № А56-126835/2018, Постановлении от 06.11.2020 № С01-1038/2020 по делу № А13-1285/2020, Постановлении от 14.09.2020 № С01-708/2020 по делу № А21-1247/2019 и др, направляя дело на новое рассмотрение, прямо указал на необходимость учета данной позиции КС РФ. Постановления СИП от 09.10.2020 № С01-994/2020 по делу № А03-19/2020, от 09.10.2020 № С01-967/2020 по делу № А03-9630/2019, от 07.10.2020 № С01-739/2020 по делу № А03-9611/2019 указывают на возможность снижения компенсации с учетом позиции КС РФ.

Специалисты подчеркивают, что Постановление 40-П активизирует процедуру рассмотрения законопроекта о внесении изменений в ГК РФ, однако на данный момент он не был внесен в Государственную думу

На мой взгляд позиция КС направлена на внесение изменений в ГК РФ, противоречащих сущности института компенсации. Кроме того, подход КС РФ стимулирует бездоговорное использование объектов IP. Соблюдение прав на объекты IP возможно только при восстановлении превентивной функции института компенсации — под риском компенсации в существенном размере.

Источник